第一篇：从一个复审案件看修改超范围与权利要求书应当得到说明书支持的关系
从一个复审案件看修改超范围与权利要求书应当得到说明书支持的关系
文/北京集佳知识产权代理有限公司 武树辰
一、案情介绍
2007年12月20日，专利复审委员会作出第11415号复审请求审查决定。该决定涉及名称为“改进的墨盒以及采用该墨盒的装置”的 第01116537.5号发明专利申请，该专利申请是申请号为94118872.8的发明专利申请的分案申请，原案申请日为1994年11月29日，最早 的优先权日为1993年11月29日，本申请的分案提交日为2001年4月12日。
国家知识产权局原审查部门依法对本申请进行了实质审查，并于2004年5月28日发出驳回决定，驳回理由是本申请的修改超出原说明书和权利要求书所记载的范围，不符合专利法第33条的规定，驳回决定所针对的申请文本中权利要求书如下：
“1．一种喷墨组件，其可安装在喷墨记录装置中，墨盒能够可拆卸地安装在其上，该喷墨组件包括：
用于喷射记录用的墨的喷墨头;
供墨管，用于接收来自所述墨盒的墨，该供墨管设置在所述喷墨组件的底部，并且与所述喷墨头流体连通；
用于使所述墨盒安装到所述喷墨组件上的孔，该孔连续地形成在所述喷墨组件的顶侧和前侧内，这些顶侧和前侧是所述喷墨组件的这样的侧面，即当喷墨组件安装到所述喷墨记录装置中时，它们占据了顶部和前面的位置；
在所述顶侧上的盖，该盖在其内部具有由基本上非弹性的材料制成的驱使装置，该驱使装置设置在所述喷墨组件的顶侧和一后侧之间的至少一个 内角处，该驱使装置包括一个倾斜部分，在把所述墨盒安装到所述喷墨组件的过程中，该倾斜部分增加了把所述墨盒通过所述孔插入时的阻力，该驱使装置还包括一 个基本上水平的部分，用于向下驱使墨盒来安装该墨盒，以及用于与所述供墨管流体连通。
2、一种根据权利要求1所述的喷墨组件，还包括一肋，该肋具有一在所述喷墨组件的所述前侧的内表面上的垂直表面，所述肋在墨盒的安装过程中与墨盒的一前侧接触。
3、一种根据权利要求1所述的喷墨组件，其中，所述盖上设有用于保持墨盒的保持装置。
4、一种根据权利要求1所述的喷墨组件，其中，一弹性元件设置在所述供墨管的周围。
5、一种根据权利要求2所述的喷墨组件，其中，当墨盒安装到所述喷墨组件上时，所述驱使装置向下驱使该墨盒以把该墨盒的出墨口驱向所述供墨管；所述驱使装置的一内部后侧与墨盒的一后侧的顶部相互接触，所述肋与所述墨盒的前侧的底部相互接触以牢固地定位墨盒。
6．一种根据权利要求1所述的喷墨组件，其中，所述喷墨组件被分成两个腔室，第一个腔室用于安装包含黑色墨的单色墨盒，第二个腔室用于安装黄色、深蓝色和深红色墨的墨盒。
7．一种根据权利要求6所述的喷墨组件，其中，所述用于黑色墨的第一腔室的一前侧的一部分被局部地切除。
8．一种根据权利要求1所述的喷墨组件，其中，所述孔在所述喷墨组件的所述前侧和顶侧之上延伸，以允许在所述喷墨组件安装到所述喷墨记录装置上之后安装墨盒，同时使墨盒在5°至45°内倾斜。”
申请人（下称复审请求人）不服上述驳回决定，于2004年9月9日向专利复审委员会提出复审请求，在复审请求书中陈述了权利要求1－8的修改符合专利法第33条的规定的理由，且并未修改申请文件。
经审查，专利复审委员会于2005年6月6日向复审请求人发出了《复审通知书》，在该通知书中指出：权利要求书修改超范围，不符合专利法第33条的规定。
针对该《复审通知书》，复审请求人于2005年7月19日提交了意见陈述书，但未修改申请文件，在意见陈述书中陈述了权利要求书的修改符合专利法第33条的规定的理由。
专利复审委员会以驳回决定所针对的文本为审查基础作出了复审请求审查决定，认为：
权利要求1中的下述技术特征“该盖在其内部具有由基本上非弹性的材料制成的驱使装置”以及说明书技术方案部分中的相应内容既未明确地记 载在原说明书和权利要求书中，也不能从原说明书（及其附图）和权利要求书所记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，即修改超出了原说明书和权利要求书记载的 范围，这样的修改不符合专利法第33条的规定。权利要求3中的下述技术特征“所述盖上设有用于保持墨盒的保持装置”以及说明书技术方案部分中的相应内容既 未明确地记载在原说明书和权利要求书中，也不能从原说明书（及其附图）和权利要求书所记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，即修改超出了原说明书和权利要 求书记载的范围，这样的修改不符合专利法第33条的规定。权利要求7中的下述技术特征“所述用于黑色墨的第一腔室的一前侧的一部分被局部地切除”以及说明 书技术方案部分中的相应内容既未明确地记载在原说明书和权利要求书中，也不能从原说明书（及其附图）和权利要求书所记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，即修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，这样的修改不符合专利法第33条的规定。
复审请求人认为：权利要求1中的“驱使装置”是由原说明书中的“靴形部分105”概括而来能够得到说明书的支持，因此对该特征的修改符 合专利法第33条的规定；权利要求3中的“保持装置”可由说明书中的“防错位元件200”支持，该防错位元件200用于防止墨盒与保持架相错位或脱离接 合，因此对该特征的修改符合专利法第33条的规定；权利要求7中的“所述用于黑色墨的第一腔室的一前侧的一部分被局部地切除”对应于显示在图1（c）中的 凹口112，因此对该特征的修改符合专利法第33条的规定。
对此合议组认为：无论是对权利要求书的修改，还是对说明书的修改，其判断的标准都是“经修改的内容是否记载在原说明书和权利要求书中以 及是否能够从原说明书和权利要求书所记载的信息中直接地、毫无疑义地确定”。因此在判断本复审请求案中对权利要求的修改是否满足专利法第33条的规定时，也应当适用以上标准，而不是判断该修改后的权利要求是否能够得到说明书的支持。
审查指南第二部分第二章第3.2.1节的规定：对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。
“驱使装置”实际上是一种功能性限定方式，按照审查指南中的规定，该特征应当理解为覆盖了所有能够实现“驱使”功能的装置，而不应当仅 限于“靴形部分105”。由于使用了“驱使装置”这样的功能性限定方式来代替原权利要求书和说明书中的“靴形部件”，因此致使所属技术领域的技术人员看到 的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，因此这种修改不符合专利法第33条的规定。
另外，“保持装置”也是一种功能性限定的方式，该特征应当理解为覆盖了所有能够实现“保持”功能的装置，而不应当仅限于“防错位元 件”。由于使用了“保持装置”这样的功能性限定方式来代替原权利要求书和说明书中的“防错位元件”，因此致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记 载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，因此这种修改也不符合专利法第33条的规定。
此外，权利要求7中使用“所述用于黑色墨的第一腔室的一前侧的一部分被局部地切除”这样的限定方式来代替原权利要求书和说明书中的“凹 口112”，由于采用“局部切除”所形成的结构与“凹口”结构并非惟一对应，即本领域技术人员由“凹口”这样的结构并不能直接地毫无疑义地确定出“局部切 除”所能形成的所有结构，因此这种修改也不符合专利法第33条的规定。综上，复审请求人的主张不能得到支持。
二、从该复审案得到的启示
本案涉及修改是否超范围的判断问题。
首先，修改是否超范围应当基于专利法第33条的规定来进行判断，专利法第33条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发 明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。专利法第33条中涉及的原说明书和权利要求书记载的范围是判断修改是否超范围的 关键，因此审查指南中对此有一个明确的定义，原说明书和权利要求书记载的范围首先应该是原说明书和权利要求书的文字记载的内容，其次是根据其文字记载的内 容和说明书附图直接地、毫无疑义地确定的内容，两者共同界定的范围就是原说明书和权利要求书记载的范围。因此，对于专利文件的修改，不论修改的方式如何，仅有两种修改的内容是不违反修改超范围规定的：
1、修改的内容与原说明书和权利要求书文字记载的内容完全相同；
2、修改的内容是本领域技术人员根据原说明书和权利要求书文字记载的内容和说明书附图可以直接地、毫无疑义地确定的内容。
对于本案而言，其修改的情况为，修改后的权利要求1中，将原说明书中的“靴形部分105”概括为“驱使装置”；修改后的权利要求3中，将原说明书中的“防错位元件200”概况为“保持装置”；修改后的权利要求7中将显示在图1（c）中的凹口112修改为“局部地切除”。对于上述修改，首 先很明显，上述修改后的内容与原说明书和权利要求书文字记载的内容不同，其次对于本领域技术人员而言，权利要求1、3中的修改实际上是将原说明书中的具体 结构特征修改为“功能性术语＋装置”的限定方式，而且这种涵盖范围较原信息更宽的“功能性术语＋装置”的限定方式也不能从原申请文件中直接得出；权利要求 7中的修改即“凹口”与原说明书中“局部地切除”二者并非一一对应，因此申请人对权利要求1、3、7所作的修改也均不是根据原说明书和权利要求书文字记载 的内容和说明书附图直接地、毫无疑义地确定的内容。因此这种修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，故不符合专利法第33条的规定。
其次，本案中，复审请求人在答复复审通知书时指出：权利要求1中的“驱使装置”是由原说明书中的“靴形部分105”概括而来能够得到说 明书的支持，因此对该特征的修改符合专利法第33条的规定；权利要求3中的“保持装置”可由说明书中的“防错位元件200”支持，该防错位元件200用于 防止墨盒与保持架相错位或脱离接合，因此对该特征的修改符合专利法第33条的规定。然而，对权利要求的修改是否超范围与权利要求是否能够“得到说明书的支 持”是有本质区别的。
其一，二者比较的内容不同：修改是否超范围比较的是不同文本之间的内容，即将修改的内容与原始申请文件的权利要求书和说明书进行对比（对于本案而言是将修改文本的权利要求书与原始公开的说明书和权利要求书进行比较），而专利法第26条第4款是将同一文本的权利要求书所限定的技术方案与 说明书及附图披露的技术内容进行比较。
其二，二者的严格程度不同：修改超范围的判断基准是，修改的内容是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，原说明书和权利要求书记载的 范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。而权利要求是否能 够得到说明书的支持的判断基准是，权利要求所要求保护的技术方案是否是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概况得出的技术方案，并 且未超出说明书公开的范围。由以上判断原则的比较可以看出，修改超范围的判断基准明显较支持的判断基准更严格，前者不允许在原说明书的基础上重新概括一个 涵盖范围更宽的方案，而后者则允许在不超出说明书公开范围的情况下在权利要求书中进行概括，这里应当明确“公开的范围”等于“记载的内容”加上“能够概括 得出的内容”。
因此，仅基于修改后的权利要求能够得到原说明书的支持而得出这种对权利要求所作的修改必然未超出原说明书和权利要求书记载的范围的结论是不恰当的。
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