专利无效程序中有关公开出版物的判定

第一篇：专利无效程序中有关公开出版物的判定

专利无效程序中有关公开出版物的判定

【案情介绍】

涉案专利是国家知识产权局于2001年11月14日授权公告的，名称为“宠物食品(薰色猪皮结骨)”的外观设计专利(简称本专利)，其申请号是01311405.0，申请日是2001年3月31日，专利权人是朱招宠。本专利公报中公开了6幅视图，即主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图及仰视图。针对本专利权，杰高公司、华亨公司、平阳宠物食品公司先后向专利复审委员会提出无效宣告请求，理由是本专利不符台《专利》法第二十三条的规定，并提交了相应证据。2002年9月20日，螯江宠物食品协会亦向专利复审委员会提出无效宣告请求，其理由是本专利不符合《专利法》第二十三条和《专利法实施细则》第二条第三教的规定。并先后提交了11个附件作为证据，其中附件5为1999年12月8日至11日在上海国际展览中心所召开的“第二届亚洲宠物展览会”的参展商名录复印件，其所提交的对比文件为该名录中的一张图片。该图片色彩图案清晰，在右下角部分能清楚地看到两个并排放置的骨头状宠物食品。该宠物食品中间部分较细.两端较大，且在两端打结。该参展商名录专为此次展览会而印制，其内容主要为参加此次展览会的参展商名称、介绍及产品索引，同时简要介绍了此次展览会的会议及活动。在该名录的封面上明确标有“1999年12月8日至11日上海国际展览中心”;第l页的目录中明确标示“主办单位荷兰皇家展览公司、中国远大发展总公司、上海企龙展览服务有限公司”;第2页主办机构的致辞中显示“……这是我们举办的第二届专业展览会，…来自十多个国家，超过一百家国际著名厂商云集这个在亚洲有很大影响力的展览会，……尤其感谢远道而来的美国、荷兰、法国…以及中国各省市的观摩采购、考察团”;第3页的大会讯息中显示“展期1999年12月8日一12月11日参观时间12月l0日(公众参观日)12月l1日(公众参观日)”。在该名录中未出现“内部发行”或其他能够表明其为特定范围内发行的字样。

专制复审委员会受理了上述无效宣告请求，并于2002年12月23日进行了口头审理，在口头审理中，螯江宠物食品协会声明放弃本专利不符合《专利法实施细则》第二条第三款规定的无效宣告请求理由。

专利复审委员会于2003年3月20日作出第4932号决定。螯江宠物食品协会提交的附件5是1999年12月8日至11日在上海国际展览中心所召开的“第二届亚洲宠物展览会”的参展商名录。口头审理中.双方当事人对该附件原件进行了质证。该附件的目录页上明确标有主办单位、印刷单位、展期及相关展览会信息。其真实性可以确定。由于该展览会展期在本专利申请日(2001年3月31日)之前，故该参展商名录属于《专利法》第二十三条规定的出版物，适用于本案。在该附件的倒数第二页上公开有一宠物食品图片(下称对比文件).将其与本专利进行比较可知，本专利是宠物食品薰色猪皮结骨，整体形状为两端大中间细，两端打结。对比文件也是薰色猪皮结骨，其整体形状为两端大中间细，两端打结。经比较，二者属于相同种类产品，且整体形状相同，结的形状也相同，故二者属于相同的外观设计，本专利不符合《专利法》第二十三条的规定。专和复审委员会据此作出了第4932号决定，宣告本专利无效。原告朱招宠不服第4932号决定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼诉称，被告认定证据不足，错误地采用了不真实有效证据，作出了错误的决定。理由是，本案第三人出具的证据参展商名录仅仅是内部印刷品，不属于《专利法》所称的”国内外公开出版物”。加之，印刷品中的图片模糊不清，专利权人无法根据此图片设计出本专利。综上所述，请求法院依法撤销第4932号决定，维持本专利有效。被告专利复审委员会辩称，第4932号决定的法律依据是《专利法》第二十三条的规定，所依据证证据是第三人提交的证据，且在口头审理中也已进行质证。同时，经对比可知，本专利与对比文件是相同的外观设计。故第4932号决定适用法律正确，程序合法，请求法院予以维持。

专利无效程序中有关公开出版物的判定(2)

第三人华亨公司、平阳宠物食品公司及螯江宠物食品协会述称，在本案对比文件的封面上，明确标有发表者“上海国际展览中心”、出版时间“1999年”及主办单位、印刷单位、展期、相关展览会等相关信息。该对比文件在所述展览会上公开散发、使用。公开的时间为1999年12月，早于本专利的申请日2001年3月31日。同对，其上并未印有“内部发行”的字样.也没有任何迹象证明其有特定范围内保密的要求，故该对比文件依法属于专利法意义上的公开出版物。将本专利与对比文件相比可知，二者为相同的外观设计，故本专利在其申请日之前己在国内公开出版物上发表过，因此不符台《专利法》第二十三条的规定，被告专利复审委员会作出的第4932号决定认定事实清楚，适用法律正确，请求法院依法予以维持。

法院认为，螯江宠物食品协会所提交的第二届亚洲宠物展览会参展商名录符合《审查指南》中有关公开出版物的规定，其中所载图片能够清晰的反映所公开宠物食品的形状，且其与本专利属相同的外观设计。故原告的诉讼请求缺乏事实与法律依据，不予支持。被告作出的第4932号决定认定事实清楚、适用法律正确、程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(一)项之规定，北京市第一中级人民法院判决维持国家知识产权局专利复审委员会作出的第4932号无效宣告请求审查决定。

原告不服一审判决，上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院经审理认为，该参展商名录属于专利法意义上的公开出版物，该名录上所记载的对比文件与本专利为相同的外观设计。据此，认定朱招宠的上诉理由不能成立，并判决：驳回上诉。维持原判。

【案件评析】

本案涉及公开出版物的判断问题。专利法意义上的公开出版物，强调公众获得该出版物的可能性，至于该出版物的出版发行量是多少、是否有人阅读过、申请人是否知道等因素则不是必须考虑的因素。

北京市第一中缎人民法院认为，本案涉及三个问题：

一、第三人螯江宠物食品协会所提交的第二届亚洲宠物展览会参展商名录是否为公开出版物

二、该参展商名录中所公开的宠物食品图片是否可作为本专利的对比文件

三、本外观设计专利是否于申请日前已在出版物上公开

《专利法》规定，授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似。由此可知.评价被比外观设计是否已被公开存在两个标准，即出版物公开和使用公开。因使用公开存在较大的举证难度。故在司法实践中，最为常见的对比文件是公开出版物。

专利无效程序中有关公开出版物的判定(3)

对于何为出版物公开，《审查指南》中有明确规定，概括而言无非如下要素，即该记录有设计内容的出版物必须为有形载体，须有出版者或发表者及公开发表或出版时间。从该规定可知，专利法意义上的出版物强调的是公开性，即该出版物是否可为不特定的一般公众所得。但须注意的是，其所要求的仅是公众获得该出版物的可能性，至于该出版物的出版发行量多少、是否有人阅读过、申请人是否知道等因素则不是判断出版物是否公开所必须考虑的因素。对本案而言，该载有对比文件的参展商名录既有出版时间、出版者，同时不特定公众亦可以获得，故可以认定其为公开出版物。

在判断出版物公开时，还须注意如下问题。

1、印有“内部发行”的出版物也可能是公开出版物。专利法意义上的出版物公开强调的是不特定公众获得该出版物的客观可能性。即便是对于印有“内部发行”等字样的出版物，如果符合《审查指南》中对于出版物的限定，亦会被认为是公开出版物，除非有证据表明其确系特定范围内要求保密，不特定公众无法获得的出版物。

2、公开出版物并不等于正式出版物。公开出版物强调的是公开性，是不特定公众获得该出版物的可能性，至于其是否符合相关的行政管理规定则在所不论，二者并非同一层面上的问题。

第二篇：专利侵权诉讼是否因专利无效程序而中止

专利侵权诉讼是否因专利无效程序而中止
美讯在线网2008 年 04 月 28 日 15:07 人气指数：534 来源：互联网

人民法院在审理专利侵权案件时，被告以原告的专利权丧失专利性为由，向国家知识产权局专 利复审委员会（以下简称专利复审委员会）提出宣告专利权无效的请求，此时人民法院是否应当中 止专利侵权案件的审理，实践中已经摸索出了一套规则，可以说这一问题已基本得到解决，人民法 院将根据不同情形决定专利侵权案件是否中止审理。但是，无论专利侵权诉讼是否因为无效宣告请 求而中止审理，当事人不服专利无效宣告请求审查决定（以下简称无效请求审查决定）的，都可以 提起行政诉讼。根据我国专利法的规定，专利权被合法授予后，任何人在该专利权有效期内均可以 向专利复审委员会提出宣告该专利权无效的请求，专利复审委员会通过对无效宣告请求的审理，将 作出无效请求审查决定。依其内容不同，无效请求审查决定可分为三种，即维持宣告专利权有效的 决定、宣告专利权无效的决定和宣告专利权部分无效的决定。无论是哪一种类型的无效请求审查决 定，都可能会引起专利权人或者无效宣告请求人不服，从而引发行政诉讼。由此产生的问题是，对 在专利侵权诉讼案件审理过程中，如果请求专利复审委员会宣告专利权无效的行政程序已经结束，当事人对专利复审委员会作出的无效请求审查决定不服并向人民法院提起行政诉讼的，人民法院已 经受理的专利侵权案件应如何审理？原来已经中止审理的侵权案件是继续中止审理呢还是恢复审 理？原来没有中止的侵权案件是继续审理呢还是中止审理？

专利权被授予后，任何人得向专利复审委员会为宣告该专利权无效之请求，而无论有无专利侵 权案件。故根据请求宣告专利权无效的行政程序与专利侵权诉讼程序的先后不同，因专利侵权诉讼 的当事人提起无效宣告请求而中止审理的专利侵权诉讼可以分为两类，一类是在专利侵权诉讼过程 中因被控侵权人提起的无效宣告请求而中止审理的专利侵权诉讼，即先有专利侵权诉讼，后有无效 宣告请求，这类专利侵权诉讼在当事人不服无效请求审查决定并提起专利无效行政诉讼时，面临着 原专利侵权诉讼是否应继续中止审理的问题。另一类是先有无效宣告请求，后有专利侵权诉讼，即 专利权授予后，他人向专利复审委员会请求宣告该专利权无效，在专利复审委员会的审理过程中，专利权人又以无效宣告请求人为被告向法院提起专利侵权诉讼。此时人民法院通常是先受理当事人 的诉讼请求，然后中止专利侵权案件的

审理，等待专利复审委员会作出无效请求审查决定。当无效 请求审查决定作出后，一方当事人不服并提起专利无效行政诉讼的，原来已经中止审理的专利侵权

诉讼也面临着是否中止审理的问题。

根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，在专利侵权诉讼过程 中被控侵权人向专利复审委员会请求宣告专利权无效的，原来的专利侵权案件并非一定得中止审 理。目前人民法院的具体做法是： 第一，对于侵犯发明专利权纠纷案件，被告在侵权案件的审理过程中请求专利复审委员会宣告 专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。第二，对于实用新型专利权专利侵权诉讼，被告应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出 的检索报告，且其在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求，可以请求人民法院中止审理侵 权诉讼。第三，对于外观设计专利侵权案件中，被告在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求，可以请求人民法院中止侵权诉讼。第四，人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告 该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼；

（一）原 告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的；

（二）被告提供的 证据足以证明其使用的技术已经公知的；

（三）被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依 据的理由明显不充分的；

（四）人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。第五，人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间届满后请求 宣告该项专利权无效的，人民法院一般不中止诉讼，但经审查认为有必要中止诉讼的除外。第六，对于经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被 告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。

对于人民法院依据上述司法解释中止审理的专利侵权案件，当无效请求审查决定作出后；当事人没有 就无效请求审查决定提起行政诉讼的。则其一：若该专利权被无效请求审查决定维持全部有效，则原来的 专利侵权案件应自其起诉期间届满后恢复审理。我国专利法规定对专利复审委员会宣告专利权无效或者维 持专利权有效的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。故如果当事人未对无效请 求审查决定提起行政诉讼的，先行中止的专利侵权诉讼也应自波三个月期限届满之日之次日恢复审理。其 二：若该专利权被全部宣告为无效，而当

当事人未就无效请求审查决定提起行政诉讼的，原已中止审理的专

利侵权案件亦应于上述三个月期限届满后恢复审理。然与前述所不同的是，由于专利权已被宣告为无效，原告的诉讼请求已丧失权利依据，故若原中止审理的专利侵权案件尚处一审期间，则应裁定驳回原告诉讼 请求；若原中止审理的专利侵权案件已处于二审期间，则亦应驳回原告诉讼请求，或者发回一审法院重审。其三，若该专利权被宣告部分无效，即为维持部分有效；而当事人未就无效请求审查决定提起行政诉讼的，则应区分部分有效之专利权于侵权诉讼之影响而定。若部分有效之专利权不影响原告提起专利侵权诉讼的 权利依据，则原中止审理的专利侵权案件应自上述三个月期限届满后恢复审理。若部分无效之专利权恰恰 是原告提起专利侵权诉讼的权利依据，则原中止审理的专利侵权案件应自上述三个月期限届满后恢复审理，但人民法院应作出驳回原告诉讼请求的裁决。若部分有效之专利权部分否定了原告提起专利侵权诉讼的权 利依据，则原中止审理的专利侵权案件亦应自上述三个月期限届满后恢复审理，但原告有权变更诉讼请求，但若该专利侵权案件已进入二审程序，则人民法院可以依法改判，也可以发回重审。原告坚持不变更诉讼 请求的，人民法院应驳回其基于已被宣告为无效的部分专利权上的诉讼请求。

此外，对于在专利侵权诉讼过程中因被控侵权人提起的无效宣告请求而中止审理的专利侵权诉讼，在 当事人不取无效请求审查决定并依法提起专利无效行政诉讼的，以及在先有专利无效宣告请求，后有专利 侵权诉讼，且专利侵权诉讼因该无效宣告请求中止审理的，当事人不服无效请求审查决定提起专利无效行 政诉讼时，原专利侵权诉讼是继续中止审理呢还是应恢复审理？

作者认为，如果宣告该专利权无效的行政程序结束后，当事人不服专利复审委员会作出的无效请求审查决 定，依法向人民法院提起行政诉讼的，原来已经中止审理的专利侵权诉讼应继续中止审理。理由是：第一，行政诉讼法第 44 条的规定不能成为恢复审理专利侵权案件的理由。该条的内容是：“诉讼期间，不停止具 体行政行为的执行。但有下列情形之一的，停止具体行政行为的执行：

（一）被告认为需要停止执行的；

（二）原告申请停止执行，人民法院认为该具体行政行为的执行会造成难以弥补的损失，并且停止执行不 损害社会公共利益，裁定停止执行的；

（三）法律、法规规定停止执行的。”可见，该条是针对具有具体 执行内容的具体行政行为而言的，如公安机关根据治

安管理处罚条例给予他人行政处罚而引起的行政诉讼 中，该处罚内容具有可执行性，而无效请求审查决定仅仅是宣告一项民事权利的有效或无效，其本身并不 具备可执行性，故与行政诉讼法第 44 条所指的行政行为是有一定区别的。第二，授予专利权的行为也是一 种具体行政行为，申请人一旦取得专利权，在该专利权被确定宣告为无效前，授予专利权的具体行政行为 应合法有效，但专利侵权诉讼依然可以因被控侵权人已请求专利复审委员会宣告专利权无效而中止审理。可见授予专利权的行政行为的效力并不影响人民法院中止专利侵权案件的审理，也即专利侵权诉讼之所以 中止审理是因为专利权处于动荡之中，而并不顾及授予专利权的具体行政行为的效力。同理，在专利复审 委员会作出无效请求审查决定这一具体行政行为后，如果当事人依法提起了行政诉讼，则无效请求审查决 定有被人民法院撤销的可能，专利权依然处于不稳定状态，从当初中止审理专利侵权案件的宗旨和目的出 发，仍应继续中止专利侵权案件的审理，而不宜恢复审理。第三，无效请求审查决定被提起行政诉讼的，该具体行政行为必须等到行政诉讼最后判决维持其合法有效后才能确定地产生法律效力。权利公示原则是 专利法上的一个重要原则，专利权的授予、变动、无效宣告等都必须由专门机关予以公告，且专利权的授

予、变动、无效宣告等都是自公告之日起生效，专利法 46 条规定：“宣告专利权无效的决定，由国务院专 利行政部门登记和公告。”而宣告专利权无效的公告都是以专利权的权利状态的稳定为前提，对于已经提 起行政诉讼的无效请求审查决定，国务院专利行政部门公告内容都是以终审判决书确定的内容为准，放在 行政诉讼审结前，无效请求审查决定不能被公告，自然也就不生法律效力。专利侵权诉讼案件也只有继续 中止审理，待专利无效行政诉讼终审判决确定了原告的专利权利状态后才能恢复审理。第四，行政行为接 受司法审查，行政机关接受司法监督，是民主和法治社会的标志和特征，也是世界贸易组织成员所必须遵 守的规则。我国行政诉讼法规定行政机关的具体行政行为应接受司法审查，我国专利法特别规定对专利复 审委员会作出宣告发明、实用新型或外观设计专利权无效或者维持其专利权有效的决定不服的，可以自收 到通知之日起三个月内向人民法院起诉。此时原来已经中止的专利侵权诉讼继续中止审理，表明专利权是 否应被宣告为无效虽经专利复审委员会作出了决定，但该决定必须接受司法程序的检验，体现了司法权对 行政

权的制约和监督，是现代法治社会的应有之义。

同理，当专利侵权诉讼的当事人提起无效宣告请求但未中止审理的专利侵权诉讼在无效请求审查决定 被提起行政诉讼后是否应中止审理，笔者认为，对于未中止审理的专利侵权诉讼，包括先有专利侵权诉讼 后有无效行政程序且专利侵权诉讼未中止审理的情形，以及先有无效行政程序后有专利侵权诉讼且专利侵 权诉讼末中止审理的情形，如果在当事人不服无效请求审查决定依法提起专利无效行政诉讼时原专利侵权 诉讼尚未审结的，一般应中止审理，等待专利无效行政诉讼对专利权有效还是无效的最终确定，并以此作 为恢复审理侵权诉讼的依据。

专利侵权诉讼中止的现状与思考
作者：赵京生 颜松喜 发布时间：2008-08-22 17:33:00

在我院民三庭审理的众多知识产权案件中，程序最为复杂、难度最大仍是 专利案件，其中重要原因之一就是如何面对专利侵权案件诉讼中止的问题。2006 年 6 月民三庭成立以来，共受理侵犯专利权案件 8 件，其中涉及外观设计专利 1 件、实用新型专利 7 件。8 起案件中，因被告向国家专利复审委员会提出专利无 效请求而中止的 4 件，50%。占 这一问题是如何形成的？又如何解决？就此问题，

笔者谈谈自己粗浅的认识，供大家商榷（本文若未特别指明，所涉专利均为外观 设计专利或实用新型专利）。

一、专利侵权诉讼中止的原因

1、就专利无效宣告制度而言。根据专利制度的一般原理，专利权一旦被授 予，就依法推定其有效。在法定机关依法宣告其无效之前，任何机关不得认定其 无效。在一些普通法国家，受理侵权诉讼的法院有权在该诉讼中判断该专利权是 否有效，但其判决中关于专利是否有效的认定仅仅对该案件有效。但是，根据我 国专利法第 45 条、第 57 条的规定，对于专利权是否有效的问题，只能由国家知 识产权局专利复审委员会负责认定，法院只负责侵权判断，因此，一旦专利侵权 诉讼的被告请求宣告专利权无效，受理侵权诉讼的法院就面临是否中止诉讼的问 题。

2、就专利审查制度设计而言。尽管《专利法》第 22 条和其他条款规定了对 实用新型授予专利权的实质性条件（新颖性、创造性、实用性），但是，根据专 利法第 40 条之规定，我国对实用新型并不实行实质审查，而是初步审查。所谓 初步审查，就是对专利申请文件是否符合形式和格式要求以及是否具有明显实质 性缺陷进行审查。但对于实质性问题，例如新颖性、创造性、实用性等，不进行 审查。对于外观设计专利，根据《专利法》第 40 条规定，亦是初步审查制，对 于实质性问题，

例如是否与在先权利相冲突等，不进行审查。因此，专利权人是 否是“真正的专利权人”还有待于无效宣告程序的进一步审查，结果使得中止案 件数量过多。之所以不实行实质审查，其原因主要在于该两种专利数量较大，创 造性要求不是很高，授权速度快可以使该该两种专利迅速应用于社会实践，及时 创造社会财富。但社会反映强烈的所谓的“垃圾专利”和“问题专利”，恰恰就 是指实用新型专利和外观设计专利。

ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND:--nostringval-STACK: 16814 12202 302

第三篇：外观设计专利侵权判定中的若干问题探讨

随着知识经济的迅速发展，人们的知识产权尤其是专利意识显著增强，专利战略在参与市场竞争中的作用日益突出，外观设计专利侵权纠纷案件越来越多，但由于我国现行法律对外观设计专利侵权如何判定规定的很少，给外观设计专利侵权判定带来了一定的困难。笔者从事知识产权行政执法工作以及专利维权法律工作多年，本文结合工作实际就如何判定外观设计专利侵权进行粗浅的探讨。

一、外观设计专利权保护范围的确定

确定外观设计专利权的保护范围是外观设计专利侵权判定比对时的首要工作。关于确定外观设计专利权的保护范围我国专利法有专门的规定即“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该外观设计专利产品为准。” 但这条规定过于原则，实际上图片或照片中的内容并不一定都受法律保护，图片或照片中的内容到底哪些受法律保护哪些不受法律保护，是非常值得探讨的。

（一）如何排除公知在先设计内容

外观设计专利申请文件中的图片或照片中的内容是侵权判定比对时的依据，如果图片或照片中有公知在先设计内容，那么公知在先设计内容就不受法律保护。我国的绝大部分外观设计专利都是在已有外观设计的基础上改进的，虽然专利法条文中并未规定在进行外观设计专利侵权判定时，必须排除专利图片或照片中的公知在先设计部分，但是，公知在先设计不是专利权人的智力成果，其属于社会公众的共同财富，已经处于社会公众欲得知就能得知的公开状态，如果将这些公知在先设计也包括在专利权人的权利范围内，对公众来说是不公平的，也会严重阻碍科学技术的进步和创新。所以，为保护社会公众的利益，确定外观设计专利权的保护范围时，应当首先区分出公知在先设计部分和具有独创性的部分，将公知在先设计部分排除在专利权的保护范围之外。在外观设计专利侵权判定中，被控侵权人可以利用公知在先设计进行抗辩，即主张被控侵权产品使用的是公知在先设计的设计方案或者与公知在先设计方案更为接近。如何排除公知在先设计内容呢？笔者认为可这样具体操作：审理人员应询问权利人其专利中所包含的创新点，如被控侵权人能举证证明权利人主张的创新点中有公知在先设计部分，就要从权利人主张的创新点中排除该部分，以权利人主张的创新点的剩余部分与被控侵权物进行侵权比对；如被控侵权人没有举证或能举证但不能证明权利人主张的创新点中有公知在先设计部分，则应以权利人主张的创新点与被控侵权物进行侵权比对，对权利人未主张为创新点的部分和被控侵权人所举证据足以证明不是创新的部分，可以认定为公知在先设计而予以排除。

（二）如何排除功能性的外观设计的内容

在知识产权法律制度中有这么一个理念，即由内容所决定的形式或表达是惟一的，则这种形式或表达不受法律保护。这种理念反映在外观设计专利制度中就是由技术功能本身所决定的形状、结构等外观必须如此、是惟一的，则该形状、结构等外观不受专利法保护。如汽车的轮胎是圆形的，但这种圆形是轮胎的功能所决定的，这种圆形任何时候都不受专利法保护。由于外观设计是关于产品外表的具有装饰性或艺术性的设计，设立外观设计专利制度的目的就是保护产品外观的装饰性或艺术性。因此，在确定外观设计专利的保护范围时，应注意区分哪些是因产品的功能而决定的外观特点，哪些是为产品的美观而设计的部分，从而排除由产品的技术功能特征所决定的而不是为产品外观产生美感而设计的内容。也就是说，对于那些为了实现产品的技术功能所能采用的惟一外观设计，应当排除在外观设计专利权的保护范围之外。需注意的是，如果一种产品的外观设计同时具有装饰性和功能性的特征，则不应将其排除在专利权的保护范围之外。在具体实践中，被控侵权人如主张设计内容是技术功能所决定而必须采取的惟一设计可以从技术角度说明或提供专家证明，而权利人如反对则可以从技术角度说明、提供专家证明或提供具体的反证，权利人提供反证即提供同类的产品还存在其他的外观，这时，审理人员须注意的是权利人提供反证的这个产品其功能、效果必须与专利产品相同，防止实践中有人为规避侵权而进行的变劣发明。

（三）排除非外观设计的内容

外观设计专利保护的是产品的“外观”而不是“内观”，外观是能够被观察者从外部直接感知的产品的外表部分，对产品的内部形状、图案，消费者一般看不见也不会予以注意，其不具有产品外表上的美感，因此不属于专利法及其实施细则所指的外观设计。同样，其他非外观设计要素，如产品的尺寸大小、所用材料等，因不具有外表上的美感，也应排除在外观设计专利权的保护范围之外。笔者代理的也是苏州中级人民法院受理的第一起专利侵权纠纷案件中，被控侵权人提出了被控侵权产品与原告专利有二十三处不同，但被控侵权人提的绝大数是产品“内观”不同、大小不同等，最后，苏州中级人民法院仍然认定被控侵权人侵权成立。另外产品外观上附有的商标、厂址等因素也不是侵权判定中考虑的因素

二、关于认定产品是否同类的标准问题

判断产品外观设计是否侵权，其前提条件是被控侵权产品与专利产品应是相同或相似产品，只有属于相同或相似产品，才能进行侵权判定，否则不能认定侵权成立。因此，如何判定是否属于同类产品，成为外观设计专利侵权判定中的一个关键问题。实践中，有两种值得商榷的观点：一是单纯按照《国际外观设计分类表》作为依据；二是不考虑《国际外观设计分类表》中有关产品分类的依据，而依照产品的性能、用途、原料、形状以及消费渠道等综合因素来判断。笔者认为，第一个观点的好处是专利侵权审判中的认定标准方便、简单、易行，同时也使侵权判定的标准与授权审查的标准保持了完全的一致；其坏处是不合理的改变了外观设计专利权的保护范围，不利于制止仿制和混淆等侵权行为，有时对公众造成不公平，造成这种弊端的根源是有些产品可以同时归为不同的类别、有些实质上的同类产品而《国际外观设计分类表》却归为不同的类别。因此在认定是否属于同类产品时，不应仅仅依据《国际外观设计分类表》。第二种观点是撇开《国际外观设计分类表》来认定产品是否属于同类，在有些时候确能公平的维护各方利益，但其任意性和主观性也太强，割裂了专利授权审查标准与专利侵权判定标准之间的联系，会在一定程度上损害专利的稳定性，容易不适当的扩大专利的禁止权的效力范围，损害社会公众的利益。因此，笔者主张在认定是否属于同类产品时，首先应当参照《国际外观设计分类表》，尽可能保持专利侵权判断与专利授权标准的一致性。其次，在认定是否属于同类产品时，还应当依照产品的性能、用途以及是否会引起普通消费者对产品的混淆和产品的生产者之间是否会形成竞争关系等因素综合考虑分析，如果使普通消费者产生了混淆，生产者之间会形成竞争关系，那么就应当认定为同类产品。笔者2010年5月代理了一起外观设计专利侵权纠纷案件，原告以被告生产的户外配电箱侵犯自己的户外配电箱外观设计为由控告，但被告以在原告专利申请日以前通讯部门就有相同外观的产品为由进行抗辩，而原告以通讯部门的该产品按照《国际外观设计分类表》的规定与本案产品不同类为由进行反驳，被告能否以按照《国际外观设计分类表》与本案产品不同类的产品进行已有公知技术抗辩呢？根据以上分析并且根据通讯部门的该产品与户外配电箱性能、用途、产品混淆、竞争关系等因素综合分析，原告以移动通讯部门的该产品按照《国际外观设计分类表》的规定与本案产品不同类进行反驳是不能成立的。

三、关于相似设计的判定标准问题

如何判断外观设计构成相似？在实践中有不同的做法：一是根据整体来认定。只要被控侵权的设计在整体上与外观设计专利近似，就可认定为相似设计。二是根据设计要部来认定。由于只有设计要部才凝聚了专利权人的智力劳动，因此在判断是否相同或近似时，只需进行设计要部的比较。笔者认为，由于外观设计是依靠整体上的美感来吸引消费者注意的，这就要求在比较两件外观设计是否相似时要从外观设计的整体上进行全面比较，而不能只进行局部比较；同时，绝大部分外观设计是在已公开的设计的基础上附加新的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合或者进行部分改动后完成的，而这部分改动体现了专利权人的独创性劳动，也是使专利申请具有新颖性并区别于其他外观设计的关键点。如果只比较整体，或者只进行设计要部比较，要么忽视了外观设计专利的创新部分，要么忽视了外观设计在整体上的效应，都显得过于片面。因此，在判断被控侵权的外观设计与外观设计专利是否相似时，应当采用“整体比较、重点观察、综合判断”的判断方法。．

在采用“整体比较、重点观察、综合判断”的方法来认定是否相似

时，首先要从整体上比较。如果被控侵权产品在整体上与外观设计专利相似，就可以认定为相似；当在整体比较上有差异时，才进行重点观察。但整体比较与重点观察的结论应当是一致而不是互相矛盾的。“重点”是指设计要部，设计要部就是产品中容易引起一般消费者注意的部位。笔者认为：(1)由于外观设计是依靠消费者的注意力来吸引消费者的，因此，设计要部必然是外观设计中最能吸引普通消费者注意的部分，判断“最能吸引普通消费者注意”可结合产品的使用状态、在先的同类或者相近类产品的外观设计状况以及美感等加以确定。(2)对设计要部的确定还必须考虑其有独创性，这样才能将外观设计专利区别于已有设计。(3)应当注意的是，专利申请时提交的简要说明中的设计要点可以帮助确定设计要部，但其中的全部内容并不一定就是设计要部。（4）从设计要部考虑被控侵权产品与外观设计专利是否相似时，应当考虑要部在整个产品外观中占的比例及起的作用，如果要部是产品外观的主要部分，只要设计要部相似，就可以认为构成相似。但如果要部在产品外观中占的比例很小，不足以影响产品的整个外观时，虽然设计要部近似，但产品的整个外观并不足以引起混淆或误认，也不能认定被控侵权产品与外观设计相近似。

四、关于自由公知设计抗辩问题

自由公知设计抗辩是指被控侵权人以其被控侵权产品是使用或更接近于自由公知设计而不构成对外观设计专利侵权的一种抗辩。由于我国法律及相关的司法解释对此未作明确规定，实践中对能否运用自由公知设计抗辩以及自由公知设计抗辩的掌握尺度存在一定的争议。笔者认为，实践中适用自由公知设计抗辩对于平衡专利权人和社会公众利益、减少诉争和提高诉讼效率有很大的作用，但在适用该原则时，应当注意以下问题：

（一）关于被控侵权人对专利的新颖性提出的抗辩。被控侵权人在案件中经常提出新颖性抗辩，认为权利人的专利权实际上是自由公知设计，缺乏新颖性，应属无效专利。其实，这种抗辩实际上并不是自由公知设计抗辩，因为自由公知设计抗辩是认为其使用的系自由公知设计，而非针对专利效力本身提出质疑。笔者认为，审理人员应当在侵权判定中坚持专利权有效原则，不对专利性进行评价。对于被控侵权人提出新颖性抗辩的，审理人员应当向当事人释明关于专利权无效的新颖性抗辩应当通过专利复审无效程序来解决，并告知其如不通过无效程序解决的后果。被控侵权人坚持不向专利复审委员会提出无效宣告请求的，对其新颖性抗辩不予支持。被控侵权人向专利复审委员会提出无效宣告请求并提交有关证明，审理人员可决定案件中止审理。

（二）当被控侵权人以自由公知设计进行抗辩时，应当遵循以下步骤和方法进行处理：第一，应当将被控侵权设计与自由公知设计进行比较，而不应对比被控侵权设计与外观设计专利是否相同或相似。如果比较的结果是两者完全相同，则表明被控侵权人使用的是在专利申请日前或优先权日之前的自由公知设计，即使被控侵权设计与外观设计专利完全一致，也应当认定自由公知设计抗辩成立，被控侵权人不构成侵权。第二，当被控侵权设计与自由公知设计明显不相同或相似时，人民法院应就被控侵权设计与外观设计专利进行比对，以判断其是否构成侵权。第三，当被控侵权设计与外观设计专利、自由公知设计的相似性较难判断时，可以将被控侵权设计与自由公知设计和外观设计进行比较，以确定被控侵权设计是更靠近自由公知设计，还是更靠近外观设计专利，并视具体情况处理：如果被控侵权设计与自由公知设计更靠近，则可以认定自由公知设计抗辩成立；如果被控侵权设计与专利外观设计专利更靠近，则可以认定被控侵权人自由公知设计抗辩不成立，构成侵权。

（三）、关于在先专利抗辩问题。在实践中，对于自由公知设计是否包括第三人的在先专利一直有争议。第一种观点认为，第三人的在先专利可以作为自由公知设计抗辩的依据。第二种观点则认为，自由公知设计抗辩是为了谋求实现专利权人与社会公众利益的平衡而允许采用的一种抗辩手段，如果同意被控侵权人的抗辩主张，就等于认可其未经许可而实施第三人的在先专利，不符合公正的要求，因此，可作为自由公知设计抗辩依据的外观设计必须是在专利申请日之前公众可自由使用的公知设计，应当排除他人的在先外观设计专利。笔者赞同第二种观点，但同时认为，在一定条件下，其可以作为一种单独的抗辩手段，在认定被控侵权人的这种在先专利抗辩是否成立时，应当根据不同的情况分别对待：(1)被控侵权人使用的外观设计虽是他人的在先专利，但如果他人的在先外观设计专利与原告的外观设计专利既不相同也不相似，应当认定被控侵权人的抗辩成立，不构成专利侵权；(2)权利人拥有的专利属重复授权的情形。如果在先专利权人与重复授权专利权人发生纠纷时，则重复授权的专利权人虽拥有专利权，但其仍构成对在先专利权人的侵权。如果重复授权的专利权人控告第三人侵犯其专利权时，被控侵权人能否以该专利属重复授权为由，以其实施的系在先专利作为抗辩理由呢？笔者认为，根据专利权有效原则，不能认定被告的抗辩理由成立。因此，重复授权专利权人在对在先专利权人的诉讼中虽会败诉，但其在对未享有在先专利权而实施专利的被控侵权人的诉讼中则能胜诉。

总之，外观设计专利侵权判定是一项技术性、法律性很强的工作，判断过程中既要掌握好各项原则，又要运用好各种方法，只有这样，才能使判断结论客观、公正、合理。

作者简介：张廷栓.（1976.5）.男.汉族.山东济宁市人，中共济宁市委党校法学教研部副主任，山东文思达律师事务所知识产权兼职律师，主要研究方向：知识产权法。

------------------已发表于《辽宁行政学院学报》2010年第10期

第四篇：专利侵权诉讼是否因专利无效程序而中止(简)

专利侵权诉讼是否因专利无效程序而中止

人民法院在审理专利侵权案件时，被告以原告的专利权丧失专利性为由，向国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)提出宣告专利权无效的请求，此时人民法院是否应当中止专利侵权案件的审理，实践中已经摸索出了一套规则，可以说这一问题已基本得到解决，人民法院将根据不同情形决定专利侵权案件是否中止审理。但是，无论专利侵权诉讼是否因为无效宣告请求而中止审理，当事人不服专利无效宣告请求审查决定(以下简称无效请求审查决定)的，都可以提起行政诉讼。根据我国专利法的规定，专利权被合法授予后，任何人在该专利权有效期内均可以向专利复审委员会提出宣告该专利权无效的请求，专利复审委员会通过对无效宣告请求的审理，将作出无效请求审查决定。依其内容不同，无效请求审查决定可分为三种，即维持宣告专利权有效的决定、宣告专利权无效的决定和宣告专利权部分无效的决定。无论是哪一种类型的无效请求审查决定，都可能会引起专利权人或者无效宣告请求人不服，从而引发行政诉讼。由此产生的问题是，对在专利侵权诉讼案件审理过程中，如果请求专利复审委员会宣告专利权无效的行政程序已经结束，当事人对专利复审委员会作出的无效请求审查决定不服并向人民法院提起行政诉讼的，人民法院已经受理的专利侵权案件应如何审理?原来已经中止审理的侵权案件是继续中止审理呢还是恢复审理?原来没有中止的侵权案件是继续审理呢还是中止审理?

专利权被授予后，任何人得向专利复审委员会为宣告该专利权无效之请求，而无论有无专利侵权案件。故根据请求宣告专利权无效的行政程序与专利侵权诉讼程序的先后不同，因专利侵权诉讼的当事人提起无效宣告请求而中止审理的专利侵权诉讼可以分为两类，一类是在专利侵权诉讼过程中因被控侵权人提起的无效宣告请求而中止审理的专利侵权诉讼，即先有专利侵权诉讼，后有无效宣告请求，这类专利侵权诉讼在当事人不服无效请求审查决定并提起专利无效行政诉讼时，面临着原专利侵权诉讼是否应继续中止审理的问题。另一类是先有无效宣告请求，后有专利侵权诉讼，即专利权授予后，他人向专利复审委员会请求宣告该专利权无效，在专利复审委员会的审理过程中，专利权人又以无效宣告请求人为被告向法院提起专利侵权诉讼。此时人民法院通常是先受理当事人的诉讼请求，然后中止专利侵权案件的审理，等待专利复审委员会作出无效请求审查决定。当无效请求审查决定作出后，一方当事人不服并提起专利无效行政诉讼的，原来已经中止审理的专利侵权诉讼也面临着是否中止审理的问题。

根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，在专利侵权诉讼过程中被控侵权人向专利复审委员会请求宣告专利权无效的，原来的专利侵权案件并非一定得中止审理。目前人民法院的具体做法是：

第一，对于侵犯发明专利权纠纷案件，被告在侵权案件的审理过程中请求专利复审委员会宣告专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。

第二，对于实用新型专利权专利侵权诉讼，被告应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告，且其在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求，可以请求人民法院中止审理侵权诉讼。

第三，对于外观设计专利侵权案件中，被告在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求，可以请求人民法院中止侵权诉讼。

第四，人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼;(一)原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的;(二)被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的;(三)被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的;(四)人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。

第五，人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院一般不中止诉讼，但经审查认为有必要中止诉讼的除外。

第六，对于经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。

对于人民法院依据上述司法解释中止审理的专利侵权案件，当无效请求审查决定作出后;当事人没有就无效请求审查决定提起行政诉讼的。则其一：若该专利权被无效请求审查决定维持全部有效，则原来的专利侵权案件应自其起诉期间届满后恢复审理。我国专利法规定对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权有效的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。故如果当事人未对无效请求审查决定提起行政诉讼的，先行中止的专利侵权诉讼也应自波三个月期限届满之日之次日恢复审理。其二：若该专利权被全部宣告为无效，而当事人未就无效请求审查决定提起行政诉讼的，原已中止审理的专利侵权案件亦应于上述三个月期限届满后恢复审理。然与前述所不同的是，由于专利权已被宣告为无效，原告的诉讼请求已丧失权利依据，故若原中止审理的专利侵权案件尚处一审期间，则应裁定驳回原告诉讼请求;若原中止审理的专利侵权案件已处于二审期间，则亦应驳回原告诉讼请求，或者发回一审法院重审。其三，若该专利权被宣告部分无效，即为维持部分有效;而当事人未就无效请求审查决定提起行政诉讼的，则应区分部分有效之专利权于侵权诉讼之影响而定。若部分有效之专利权不影响原告提起专利侵权诉讼的权利依据，则原中止审理的专利侵权案件应自上述三个月期限届满后恢复审理。若部分无效之专利权恰恰是原告提起专利侵权诉讼的权利依据，则原中止审理的专利侵权案件应自上述三个月期限届满后恢复审理，但人民法院应作出驳回原告诉讼请求的裁决。若部分有效之专利权部分否定了原告提起专利侵权诉讼的权利依据，则原中止审理的专利侵权案件亦应自上述三个月期限届满后恢复审理，但原告有权变更诉讼请求，但若该专利侵权案件已进入二审程序，则人民法院可以依法改判，也可以发回重审。原告坚持不变更诉讼请求的，人民法院应驳回其基于已被宣告为无效的部分专利权上的诉讼请求。

此外，对于在专利侵权诉讼过程中因被控侵权人提起的无效宣告请求而中止审理的专利侵权诉讼，在当事人不取无效请求审查决定并依法提起专利无效行政诉讼的，以及在先有专利无效宣告请求，后有专利侵权诉讼，且专利侵权诉讼因该无效宣告请求中止审理的，当事人不服无效请求审查决定提起专利无效行政诉讼时，原专利侵权诉讼是继续中止审理呢还是应恢复审理?

作者认为，如果宣告该专利权无效的行政程序结束后，当事人不服专利复审委员会作出的无效请求审查决定，依法向人民法院提起行政诉讼的，原来已经中止审理的专利侵权诉讼应继续中止审理。理由是：第一，行政诉讼法第44条的规定不能成为恢复审理专利侵权案件的理由。该条的内容是：“诉讼期间，不停止具体行政行为的执行。但有下列情形之一的，停止具体行政行为的执行：(一)被告认为需要停止执行的;(二)原告申请停止执行，人民法院认为该具体行政行为的执行会造成难以弥补的损失，并且停止执行不损害社会公共利益，裁定停止执行的;(三)法律、法规规定停止执行的。”可见，该条是针对具有具体执行内容的具体行政行为而言的，如公安机关根据治安管理处罚条例给予他人行政处罚而引起的行政诉讼中，该处罚内容具有可执行性，而无效请求审查决定仅仅是宣告一项民事权利的有效或无效，其本身并不具备可执行性，故与行政诉讼法第44条所指的行政行为是有一定区别的。第二，授予专利权的行为也是一种具体行政行为，申请人一旦取得专利权，在该专利权被确定宣告为无效前，授予专利权的具体行政行为应合法有效，但专利侵权诉讼依然可以因被控侵权人已请求专利复审委员会宣告专利权无效而中止审理。可见授予专利权的行政行为的效力并不影响人民法院中止专利侵权案件的审理，也即专利侵权诉讼之所以中止审理是因为专利权处于动荡之中，而并不顾及授予专利权的具体行政行为的效力。同理，在专利复审委员会作出无效请求审查决定这一具体行政行为后，如果当事人依法提起了行政诉讼，则无效请求审查决定有被人民法院撤销的可能，专利权依然处于不稳定状态，从当初中止审理专利侵权案件的宗旨和目的出发，仍应继续中止专利侵权案件的审理，而不宜恢复审理。第三，无效请求审查决定被提起行政诉讼的，该具体行政行为必须等到行政诉讼最后判决维持其合法有效后才能确定地产生法律效力。权利公示原则是专利法上的一个重要原则，专利权的授予、变动、无效宣告等都必须由专门机关予以公告，且专利权的授予、变动、无效宣告等都是自公告之日起生效，专利法46条规定：“宣告专利权无效的决定，由国务院专利行政部门登记和公告。”而宣告专利权无效的公告都是以专利权的权利状态的稳定为前提，对于已经提起行政诉讼的无效请求审查决定，国务院专利行政部门公告内容都是以终审判决书确定的内容为准，放在行政诉讼审结前，无效请求审查决定不能被公告，自然也就不生法律效力。专利侵权诉讼案件也只有继续中止审理，待专利无效行政诉讼终审判决确定了原告的专利权利状态后才能恢复审理。第四，行政行为接受司法审查，行政机关接受司法监督，是民主和法治

社会的标志和特征，也是世界贸易组织成员所必须遵守的规则。我国行政诉讼法规定行政机关的具体行政行为应接受司法审查，我国专利法特别规定对专利复审委员会作出宣告发明、实用新型或外观设计专利权无效或者维持其专利权有效的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。此时原来已经中止的专利侵权诉讼继续中止审理，表明专利权是否应被宣告为无效虽经专利复审委员会作出了决定，但该决定必须接受司法程序的检验，体现了司法权对行政权的制约和监督，是现代法治社会的应有之义。

同理，当专利侵权诉讼的当事人提起无效宣告请求但未中止审理的专利侵权诉讼在无效请求审查决定被提起行政诉讼后是否应中止审理，笔者认为，对于未中止审理的专利侵权诉讼，包括先有专利侵权诉讼后有无效行政程序且专利侵权诉讼未中止审理的情形，以及先有无效行政程序后有专利侵权诉讼且专利侵权诉讼末中止审理的情形，如果在当事人不服无效请求审查决定依法提起专利无效行政诉讼时原专利侵权诉讼尚未审结的，一般应中止审理，等待专利无效行政诉讼对专利权有效还是无效的最终确定，并以此作为恢复审理侵权诉讼的依据。

第五篇：优秀心得体会：外观设计专利侵权判定中的若干问题

免费

分享

创新

优秀心得体会范文：外观设计专利侵权判定中的若干问题

随着知识经济的迅速发展，人们的知识产权尤其是专利意识显著增强，专利战略在参与市场竞争中的作用日益突出，外观设计专利侵权纠纷案件越来越多，但由于我国现行法律对外观设计专利侵权如何判定规定的很少，给外观设计专利侵权判定带来了一定的困难。笔者从事知识产权行政执法工作以及专利维权法律工作多年，本文结合工作实际就如何判定外观设计专利侵权进行粗浅的探讨。

一、外观设计专利权保护范围的确定

确定外观设计专利权的保护范围是外观设计专利侵权判定比对时的首要工作。关于确定外观设计专利权的保护范围我国专利法有专门的规定即“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该外观设计专利产品为准。” 但这条规定过于原则，实际上图片或照片中的内容并不一定都受法律保护，图片或照片中的内容到底哪些受法律保护哪些不受法律保护，是非常值得探讨的。

(一)如何排除公知在先设计内容

外观设计专利申请文件中的图片或照片中的内容是侵权判定比对时的依据，如果图片或照片中有公知在先设计内容，那么公知在先设计内容就不受法律保护。我国的绝大部分外观设计专利都是在已有外观设计的基础上改进的，虽然专利法条文中并未规定在进行外观设计专利侵权判定时，必须排除专利图片或照片中的公知在先设计部分，但是，公知在先设计不是专利权人的智力成果，其属于社会公众的共同财富，已经处于社会公众欲得知就能得知的公开状态，如果将这些公知在先设计也包括在专利权人的权利范围内，对公众来说是不公平的，也会严重阻碍科学技术的进步和创新。所以，为保护社会公众的利益，确定外观设计专利权的保护范围时，应当首先区分出公知在先设计部分和具有独创性的部分，将公知在先设计部分排除在专利权的保护范围之外。在外观设计专利侵权判定中，被控侵权人可以利用公知在先设计进行抗辩，即主张被控侵权产品使用的是公知在先设计的设计方案或者与公知在先设计方案更为接近。如何排除公知在先设计内容呢?笔者认为可这样具体操作：审理人员应询问权利人其专利中所包含的创新点，如被控侵权人能举证证明权利人主张的创新点中有公知在先设计部分，就要从权利人主张的创新点中排除该部分，以权利人主张的创新点的剩余部分与被控侵权物进行侵权比对;如被控侵权人没有举证或能举证但不能证明权利

免费

分享

创新

人主张的创新点中有公知在先设计部分，则应以权利人主张的创新点与被控侵权物进行侵权比对，对权利人未主张为创新点的部分和被控侵权人所举证据足以证明不是创新的部分，可以认定为公知在先设计而予以排除。

(二)如何排除功能性的外观设计的内容

在知识产权法律制度中有这么一个理念，即由内容所决定的形式或表达是惟一的，则这种形式或表达不受法律保护。这种理念反映在外观设计专利制度中就是由技术功能本身所决定的形状、结构等外观必须如此、是惟一的，则该形状、结构等外观不受专利法保护。如汽车的轮胎是圆形的，但这种圆形是轮胎的功能所决定的，这种圆形任何时候都不受专利法保护。由于外观设计是关于产品外表的具有装饰性或艺术性的设计，设立外观设计专利制度的目的就是保护产品外观的装饰性或艺术性。因此，在确定外观设计专利的保护范围时，应注意区分哪些是因产品的功能而决定的外观特点，哪些是为产品的美观而设计的部分，从而排除由产品的技术功能特征所决定的而不是为产品外观产生美感而设计的内容。也就是说，对于那些为了实现产品的技术功能所能采用的惟一外观设计，应当排除在外观设计专利权的保护范围之外。需注意的是，如果一种产品的外观设计同时具有装饰性和功能性的特征，则不应将其排除在专利权的保护范围之外。在具体实践中，被控侵权人如主张设计内容是技术功能所决定而必须采取的惟一设计可以从技术角度说明或提供专家证明，而权利人如反对则可以从技术角度说明、提供专家证明或提供具体的反证，权利人提供反证即提供同类的产品还存在其他的外观，这时，审理人员须注意的是权利人提供反证的这个产品其功能、效果必须与专利产品相同，防止实践中有人为规避侵权而进行的变劣发明。

(三)排除非外观设计的内容

外观设计专利保护的是产品的“外观”而不是“内观”，外观是能够被观察者从外部直接感知的产品的外表部分，对产品的内部形状、图案，消费者一般看不见也不会予以注意，其不具有产品外表上的美感，因此不属于专利法及其实施细则所指的外观设计。同样，其他非外观设计要素，如产品的尺寸大小、所用材料等，因不具有外表上的美感，也应排除在外观设计专利权的保护范围之外。笔者代理的也是苏州中级人民法院受理的第一起专利侵权纠纷案件中，被控侵权人提出了被控侵权产品与原告专利有二十三处不同，但被控侵权人提的绝大数是

免费

分享

创新

产品“内观”不同、大小不同等，最后，苏州中级人民法院仍然认定被控侵权人侵权成立。另外产品外观上附有的商标、厂址等因素也不是侵权判定中考虑的因素。

二、关于认定产品是否同类的标准问题

判断产品外观设计是否侵权，其前提条件是被控侵权产品与专利产品应是相同或相似产品，只有属于相同或相似产品，才能进行侵权判定，否则不能认定侵权成立。因此，如何判定是否属于同类产品，成为外观设计专利侵权判定中的一个关键问题。实践中，有两种值得商榷的观点：一是单纯按照《国际外观设计分类表》作为依据;二是不考虑《国际外观设计分类表》中有关产品分类的依据，而依照产品的性能、用途、原料、形状以及消费渠道等综合因素来判断。笔者认为，第一个观点的好处是专利侵权审判中的认定标准方便、简单、易行，同时也使侵权判定的标准与授权审

查的标准保持了完全的一致;其坏处是不合理的改变了外观设计专利权的保护范围，不利于制止仿制和混淆等侵权行为，有时对公众造成不公平，造成这种弊端的根源是有些产品可以同时归为不同的类别、有些实质上的同类产品而《国际外观设计分类表》却归为不同的类别。因此在认定是否属于同类产品时，不应仅仅依据《国际外观设计分类表》。第二种观点是撇开《国际外观设计分类表》来认定产品是否属于同类，在有些时候确能公平的维护各方利益，但其任意性和主观性也太强，割裂了专利授权审查标准与专利侵权判定标准之间的联系，会在一定程度上损害专利的稳定性，容易不适当的扩大专利的禁止权的效力范围，损害社会公众的利益。因此，笔者主张在认定是否属于同类产品时，首先应当参照《国际外观设计分类表》，尽可能保持专利侵权判断与专利授权标准的一致性。其次，在认定是否属于同类产品时，还应当依照产品的性能、用途以及是否会引起普通消费者对产品的混淆和产品的生产者之间是否会形成竞争关系等因素综合考虑分析，如果使普通消费者产生了混淆，生产者之间会形成竞争关系，那么就应当认定为同类产品。笔者2010年5月代理了一起外观设计专利侵权纠纷案件，原告以被告生产的户外配电箱侵犯自己的户外配电箱外观设计为由控告，但被告以在原告专利申请日以前通讯部门就有相同外观的产品为由进行抗辩，而原告以通讯部门的该产品按照《国际外观设计分类表》的规定与本案产品不同类为

免费

分享

创新

由进行反驳，被告能否以按照《国际外观设计分类表》与本案产品不同类的产品进行已有公知技术抗辩呢?根据以上分析并且根据通讯部门的该产品与户外配电箱性能、用途、产品混淆、竞争关系等因素综合分析，原告以移动通讯部门的该产品按照《国际外观设计分类表》的规定与本案产品不同类进行反驳是不能成立的。

资料来源：http://www.xiexiebang.com/data/xdth/