2018年专利侵权案件中专利的优先用权如何使适用

第一篇：2018年专利侵权案件中专利的优先用权如何使适用

呱呱知道网zhidao.zhiguagua.com

商标专利免费查询，商标专利在线注册申请，版权登记,一站式知识产权服务平台

专利侵权案件中，专利的优先用权如何使适用?

呱呱知道网小编就整理一些信息为大家解答：

专利侵权案件中，专利的优先用权如何使适用?

先用权是指非人在专利权人申请专利的申请日之前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，在专利权人的申请获得授权后仅在原有范围内继续制造、使用的行为，不视为侵犯专利权。在专利侵权案件中，先用权作为一种抗辩理由，一直被广泛援用。那么，专利侵权案件中，先用权如何适用?本文整理了相关法律条文与知识，为您提供一定的参考。

在专利侵权纠纷案件中，被控侵权方往往以先用权和自由公知技术作为抗辩的理由。如果该抗辩理由成立，则被控侵权方不构成侵权。反之，则被控侵权方很有构成侵权的可能。因此，正确适用先用权原则，往往是正确处理专利侵权案件的关键所在。

我国专利法明确规定：在专利申请日之前已经制造相同的产品、使用相同的方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯他人的专利权。此即通常所说的先用权原则。在司法实践中，往往有这样的情况：有人先于该专利申请日之前，已经

呱呱知道网zhidao.zhiguagua.com

商标专利免费查询，商标专利在线注册申请，版权登记,一站式知识产权服务平台

使用了与该申请专利的技术相同的技术，或者已经作好了使用该技术的必要准备。该项技术对于此人来讲即为先用了。因该先用人此前对自己研究开发成功的该项新技术成果已经投入了一定的人力物力，作了大量的工作。如果仅因为专利权人在专利权的申请方面早于先用人，而不让先用人实施自己开发的该技术成果，则不甚合理。因此，法律从公平的角度出发，允许先用人在一定的范围内可以实施自己开发的该技术成果而不用承担侵犯他人专利权的法律责任。

这一规定既是对专利权的一定限制，也是对先用权人的一种保护。虽然，被控侵权人往往以此作为抗辩理由。但对先用权原则的适用却有其严格的条件。在审判实践中，对是否构成先用权，一般可以考虑以下几个方面的因素：

1.时间因素

先用人开发成功的系争技术成果以及准备实施该技术成果的行为应在专利权人提出该项专利的“申请日”之前。这是判断的时间标准。应注意的是：

(1)该系争技术成果的研究开发成功以及准备实施该技术成果的日期，必须是在该专利“申请日”之前，该日期之外的发布专利公告日、专利授权日或其他任何日期均不属于构成先用权的范围。

(2)如果在专利权人提出专利申请之日至专利授权之日的这段时间，行为人研究开发了或准备实施该技术成果的，不属于专利法上的优先权的范围，行为人不享有先用权。此时，专利权人虽然尚未获得专利授权。但被控侵权人以自己在这段时间内研究开发了或准备实施该技术成果、具有先用权的抗辩，有悖于专利法的规定。该抗辩不能成立。

2.来源因素

(1)先用人的该系争技术成果的取得应是合法的。如来源不合法，则已经丧失了其存在的合法性，不具备适用先用权原则的合法条件，不存在适用先用权原则的问题。

呱呱知道网zhidao.zhiguagua.com

商标专利免费查询，商标专利在线注册申请，版权登记,一站式知识产权服务平台

(2)该系争技术成果应是自己独立研究开发或是通过其他合法途径所得。因此，先用人必须与该技术成果有直接和密切的联系，且应该是该技术主体自己使用，不得由他人使用，或者许可他人使用。如果该技术成果属于企业法人的，并发生该企业的转让和继承等情况的。则不能脱离该企业将先用权单独进行转让和继承。

3.使用范围因素

先用人对该技术成果的继续使用应是在原有的范围内进行，不得扩大使用的范围。如果允许先用人扩大其使用的范围，则会损害专利权人的合法利益。所谓“原有的范围”，包括“使用”该系争技术成果的范围和为使用该系争技术成果而进行“必要准备”的范围两个部分。

(1)使用的范围是：在专利申请日以后，只要以合理的方式扩大生产规模的，属于在原有范围内的实施，如增加生产线、增设分厂等，均属于合理的方式。

(2)必要准备的构成条件是：先用人对该技术成果的使用已经作好了技术方面以及人力、物力、资金等方面实质性的准备。如对制造产品来讲，已经准备了有关的设备、作好了样品的试制等工作;对使用方法来讲，已经进行了工艺流程、专用设备的购买等工作。如果对上述工作的实施仅有意向而尚未落实，则不具备专利法意义上的“必要准备”的构成条件。

(3)时间界限是：在该专利权人提出专利申请日之前，以该专利的申请日为界限。在此申请日之前的“使用”和“必要准备”的规模，属于“原有的范围”，在此申请日之后超出该“原有的范围”的，则不属于先用权范围了。当然，技术成果不同，其使用时所要求的技术难易程度也是不同的，甚至是相差很悬殊的。因此，实践中进行判断时不能拘泥于一种简单的模式，尚需结合具体的情况进行分析判断，才能得出正确的结论。

呱呱知道网zhidao.zhiguagua.com

商标专利免费查询，商标专利在线注册申请，版权登记,一站式知识产权服务平台

第二篇：专利诉讼中先用权的证明

专利诉讼中先用权的证明

中国专利无效网时间：2012/05/20作者：佚名来源：人气：28

本案要旨

专利先用权指在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有的范围内继续制造使用。因此，这类先用权不包括超出原有使用范围的公开使用。

简要案情

吴铭华、袁勤俭、何海平于1994年7月20日向国家专利局递交“住宅油烟无阀排放管道”实用新型专利申请，1995年4月14日被授予专利权。授权公告日为同年6月7日，专利号为ZL94224338.2.其权利要求为：1.一种包含有一组与楼层数相同、楼层等高的竖向排气管和一个位于楼顶上的同顶层排气管对接的竖向通风管的住宅油烟无阀排放管道，其特征是：①排气管的侧壁上带有与该层住宅废气口直接相连接的进气管，进气管所在的排气管内壁上带有一块能将排气管内部空间分成主烟道和进气烟道的导板，导板垂直向上，其顶部开口处包含了一段可先使进气烟道截面急骤放大，然后又突然缩小的曲折段;上、下楼层的排气管截面积可以不等，且下楼层的排气管截面积比上楼层小，不等截面积的排气管之间可带有一块能实现排气管密闭连接的连接板;②通风管上带有风帽。2.如权利要求1所述的住宅油烟无阀排放管道，其特征是：所说的风帽可包含有底板、引风板、负压板和盖。3.如权利要求1或2所述的住宅油烟无阀排放管道，其特征是：所说的连接板可包含一个能在墙上固定的边框IV，边框上带有能承受上楼层排气管重量且可实现排气管之间对接的止口V.1998年6月12日，安徽省建设厅为贯彻住宅设计标准，解决住宅中油烟污染空气问题，确定了工程建设标准设计图集，夏德海自2001年10月始按该图集制售烟道等产品，该产品采用了本案所涉专利技术。吴铭华等人认为夏德海侵权，诉至合肥市中级法院。合肥中院认为：

(一)袁勤俭、何海平、吴铭华的“住宅油烟无阀排放管道”实用新型专利为有效专利并符合专利三性要求，应在专利的有效期限内依法保护。该专利必要的技术特征为：1.排气管的侧壁上带有与该层住宅废气口直接相连接的进气管;2.进气管所在的排气管内壁上带有一块能将排气管内部空间分成主烟道和进气烟道的导板;3.导板垂直向上，其顶部开口处包含了一段可先使进气烟道截面急骤放大，然后又突然缩小的曲折段;4.上、下楼层的排气管截面积可以不等，且下楼层的排气管截面积比上楼层小，不等截面积的排气管之间可带有一块能实现排气管密闭连接的连接板;5.通风管上带有风帽。根据原告举证、被告自认以及法院调查取证，夏德海制售的烟气道产品与上述原告专利的必要的技术特征相同。被告并未经专

利权人许可，以生产经营目的制造、销售其专利产品构成侵权。虽然组合式烟气道产品增加一项太阳能管道使用的内腔，但并非必要的技术特征，侵权成立。

(二)关于侵权损失赔偿额的认定，根据夏德海的自认、参考权利人提供《工程造价审计报告书》可以证实夏德海因侵权获得的利润超出原告的诉讼请求，故应全额满足三原告赔偿损失的要求。

(三)专利权是一种财产权而非人身权，原告要求被告在《马鞍山日报》上公开声明，承认侵权以消除影响的民事责任形式的适用有其特定的对象，因此不予支持。

合肥中院依照《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款、第六十条和最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第七十四条的规定，判决：

一、夏德海立即停止侵犯吴铭华、袁勤俭、何海平“住宅油烟无阀排放管道”实用新型专利权的行为并自一审判决生效后十日内销毁夏德海的侵权生产模具及剩余侵权产品。

二、夏德海自本判决生效后十日内赔偿吴铭华、袁勤俭、何海平经济损失人民币43520元。

三、驳回吴铭华、袁勤俭、何海平的其他诉讼请求。案件受理费 1851元，由夏德海承担。

夏德海不服原审判决，向安徽高院上诉称：

一、其于2001年10月至2003年9月生产的烟道产品与本案所涉专利具有很大区别，如其按照建设部的要求用钢丝网变压板规定的基础上自行设计改进为多功能组合(增加太阳能管道等)，而本案专利产品却是纤维布网、导向板功能单一的产品，明显没有其产品先进。

二、本案所涉专利取得授权以前，其于1994年3月就生产烟道。当时依据马钢设计院所提供的资料，在排烟原理上参考了变压式排烟道。先后为马钢王家山小区、马鞍山市珍珠园小区安装了此类产品。根据专利法相应规定，在专利申请日前已经制造相同产品，或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造使用的，不视为侵犯专利权。

三、原审判决按照其在2001年10月至2003年9月的4万多元的业务量推定给被上诉人造成43520元的损失，显然未考虑到其成本费用支出。吴铭华、袁勤俭、何海平辩称：经 2003年在安徽省专利局检索，他们仍是本案所涉专利的权利人;夏德海当时所生产的产品并非其2001年10月至2003年9月生产的侵权产品，其先用权抗辩不成立，更不存在所谓的自由公知技术问题;侵权产品添加太阳能管道是在专利技术的基础上添加的附件，仍然落入专利权的保护范围;侵权数额的确定完全合理。经安徽高院二审庭审查明，原审认定的事实属实，予以确认。

二审期间，夏德海向安徽高院提交了以下证据：证据一，马鞍山市世荣房地产开发有限公司工程部提供的材料，证明其开发的安源小区一、二期工程采用了建设部变压式共用排气管;证据二，马钢集团设计研究院的说明，证明马钢花园住宅小区九组团使用的多功能排烟道由马鞍山佳平预制厂生产，采用了建设部推荐的变压式排烟道;证据三，马鞍山市佳达建

筑安装有限责任公司第一工程处说明，证明在师苑新村三期工程施工中使用的排烟道不是皖98J107图集技术;证据四，马鞍山市永固预制厂说明，证明佳平预制厂的排烟道与其所生产的排烟道不同，不符合皖98J107图集;证据五，马钢设计研究院有限责任公司工程部说明，证明马鞍山市佳平预制厂曾向该院借阅国家建设部推荐的《变压式排烟道》产品说明书及录像带;证据六，专利委托书复印件，证明本案所涉专利的权利人委托安徽省建设技术交易中心全权处理该专利在安徽省范围内的有关使用权和侵权等事项。袁勤俭、何海平、吴铭华认为上述证据不是新证据，不予质证。

安徽高院认为，一方当事人提供的所谓“新证据”，如果对方当事人不认可为“新证据”，提交该“新证据”的当事人应负证明责任。否则，依据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第四十三条第一款规定，当事人举证期限届满后提供的证据不是新的证据的，不予采纳。然而夏德海未能证明在二审期间提交的6份证据属于新证据，且证据一至证据四的证明目的与一审期间夏德海关于其自2001年10月开始按皖98J107图集制售烟道产品约4万多元业务的自认相矛盾，由于该四份证据均为情况说明，亦无其他证据佐证，因此并不足以推翻其自认，不予采信;证据五并不足以证明其与夏德海是否侵权的事实存在必然联系;证据六为复印件，没有其他材料可以印证，对方当事人又不予认可，且从内容上看，该委托书并不必然导致专利权人专利权的丧失，不予采纳。

判决理由

安徽高院认为，一、2003年安徽省专利局检索报告仍载明袁勤俭、何海平、吴铭华系本案所涉专利的权利人，并不存在袁勤俭、何海平、吴铭华丧失专利权的情形，因此，仍应认定他们系本案所涉专利的权利人。根据夏德海自认并结合一审期间马鞍山市教育局、马鞍山市建设监理事务所、马钢集团康泰置地发展有限公司、马钢(集团)控股有限公司房地产公司开发部花园小区项目办公室以及马鞍山十七冶房地产公司物质供应部所提供的证据，夏德海自2001年10月开始按皖 98J107图集制售烟道等产品。而该图集系安徽省建设厅为贯彻住宅设计标准，解决住宅中油烟污染空气问题，所确定的省工程建设标准设计图集。该图集采用了本案所涉专利技术，并实行定点生产和准用制度，而夏德海并未提供其制售上述产品的合法依据，因此，可以认定夏德海自2001年10月起按皖98J107 图集制售烟道等产品将本案所涉专利权利要求中记载方案的必要技术特征全部再现，落入了专利权的保护范围。而且根据全面覆盖原则，被控侵权物在利用专利权要求中的全部必要技术特征的基础上，又增加了新的技术特征，仍然落入专利权的保护范围。此时，不考虑被控侵权物的技术效果与专利效果是否相同。由此，夏德海以增加太阳能管道以及其产品先进为由辩称不构成侵权不能成立。

二、当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。夏德海虽辩称在先使用不构成侵权，但始终未能提供在本案所涉专利申请日前就已制造与申请“住宅油烟无阀排放管道”实用新型专利的产品相同的产品，或者已经做了制造的必要准备的证据。因此，其辩称1994年

3月就生产烟道并因此构成先用权抗辩缺乏事实依据。即使夏德海在本案所涉专利申请日前就已制造与申请“住宅油烟无阀排放管道”实用新型专利的产品相同的产品，或者已经做了制造的必要准备的辩解成立，也不构成专利法第六十三条第一款第二项所称的先用权。我国专利法所称的在先使用，即在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有的范围内继续制造、使用。因此，此类使用是指制造相同产品或使用相同方法等，并不包括公开使用相同的产品。而夏德海所辩称的在先使用能否成立只涉及是否影响本案所涉实用新型的新颖性。因此，夏德海以在先使用为由辩称其不构成专利侵权，也是对先用权制度的误解。

三、关于侵权损失赔偿额的认定，根据夏德海的自认、参考权利人提供的《工程造价审计报告书》以及一审期间马鞍山市教育局、马鞍山市建设监理事务所、马钢集团康泰置地发展有限公司、马钢(集团)控股有限公司房地产公司开发部花园小区项目办公室以及马鞍山十七冶房地产公司物质供应部所提供的证据可以认定，原审法院判决夏德海赔偿吴铭华、袁勤俭、何海平经济损失人民币43520元合理。

综上，袁勤俭、何海平、吴铭华就本案所涉专利获得国家专利局授权，依法享有专利权。夏德海自认按照本案所涉专利的技术特征的皖98J107图集制售烟道等产品，事后予以否认，并声称其属在先使用不构成侵权，但其并没有提供充分的证据予以证实，而且也未提供生产烟道等产品的合法依据，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条第一款第(一)项之规定，其应承担不利后果。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。判决结果

安徽高院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

第三篇：外观设计专利侵权判定中的若干问题探讨

随着知识经济的迅速发展，人们的知识产权尤其是专利意识显著增强，专利战略在参与市场竞争中的作用日益突出，外观设计专利侵权纠纷案件越来越多，但由于我国现行法律对外观设计专利侵权如何判定规定的很少，给外观设计专利侵权判定带来了一定的困难。笔者从事知识产权行政执法工作以及专利维权法律工作多年，本文结合工作实际就如何判定外观设计专利侵权进行粗浅的探讨。

一、外观设计专利权保护范围的确定

确定外观设计专利权的保护范围是外观设计专利侵权判定比对时的首要工作。关于确定外观设计专利权的保护范围我国专利法有专门的规定即“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该外观设计专利产品为准。” 但这条规定过于原则，实际上图片或照片中的内容并不一定都受法律保护，图片或照片中的内容到底哪些受法律保护哪些不受法律保护，是非常值得探讨的。

（一）如何排除公知在先设计内容

外观设计专利申请文件中的图片或照片中的内容是侵权判定比对时的依据，如果图片或照片中有公知在先设计内容，那么公知在先设计内容就不受法律保护。我国的绝大部分外观设计专利都是在已有外观设计的基础上改进的，虽然专利法条文中并未规定在进行外观设计专利侵权判定时，必须排除专利图片或照片中的公知在先设计部分，但是，公知在先设计不是专利权人的智力成果，其属于社会公众的共同财富，已经处于社会公众欲得知就能得知的公开状态，如果将这些公知在先设计也包括在专利权人的权利范围内，对公众来说是不公平的，也会严重阻碍科学技术的进步和创新。所以，为保护社会公众的利益，确定外观设计专利权的保护范围时，应当首先区分出公知在先设计部分和具有独创性的部分，将公知在先设计部分排除在专利权的保护范围之外。在外观设计专利侵权判定中，被控侵权人可以利用公知在先设计进行抗辩，即主张被控侵权产品使用的是公知在先设计的设计方案或者与公知在先设计方案更为接近。如何排除公知在先设计内容呢？笔者认为可这样具体操作：审理人员应询问权利人其专利中所包含的创新点，如被控侵权人能举证证明权利人主张的创新点中有公知在先设计部分，就要从权利人主张的创新点中排除该部分，以权利人主张的创新点的剩余部分与被控侵权物进行侵权比对；如被控侵权人没有举证或能举证但不能证明权利人主张的创新点中有公知在先设计部分，则应以权利人主张的创新点与被控侵权物进行侵权比对，对权利人未主张为创新点的部分和被控侵权人所举证据足以证明不是创新的部分，可以认定为公知在先设计而予以排除。

（二）如何排除功能性的外观设计的内容

在知识产权法律制度中有这么一个理念，即由内容所决定的形式或表达是惟一的，则这种形式或表达不受法律保护。这种理念反映在外观设计专利制度中就是由技术功能本身所决定的形状、结构等外观必须如此、是惟一的，则该形状、结构等外观不受专利法保护。如汽车的轮胎是圆形的，但这种圆形是轮胎的功能所决定的，这种圆形任何时候都不受专利法保护。由于外观设计是关于产品外表的具有装饰性或艺术性的设计，设立外观设计专利制度的目的就是保护产品外观的装饰性或艺术性。因此，在确定外观设计专利的保护范围时，应注意区分哪些是因产品的功能而决定的外观特点，哪些是为产品的美观而设计的部分，从而排除由产品的技术功能特征所决定的而不是为产品外观产生美感而设计的内容。也就是说，对于那些为了实现产品的技术功能所能采用的惟一外观设计，应当排除在外观设计专利权的保护范围之外。需注意的是，如果一种产品的外观设计同时具有装饰性和功能性的特征，则不应将其排除在专利权的保护范围之外。在具体实践中，被控侵权人如主张设计内容是技术功能所决定而必须采取的惟一设计可以从技术角度说明或提供专家证明，而权利人如反对则可以从技术角度说明、提供专家证明或提供具体的反证，权利人提供反证即提供同类的产品还存在其他的外观，这时，审理人员须注意的是权利人提供反证的这个产品其功能、效果必须与专利产品相同，防止实践中有人为规避侵权而进行的变劣发明。

（三）排除非外观设计的内容

外观设计专利保护的是产品的“外观”而不是“内观”，外观是能够被观察者从外部直接感知的产品的外表部分，对产品的内部形状、图案，消费者一般看不见也不会予以注意，其不具有产品外表上的美感，因此不属于专利法及其实施细则所指的外观设计。同样，其他非外观设计要素，如产品的尺寸大小、所用材料等，因不具有外表上的美感，也应排除在外观设计专利权的保护范围之外。笔者代理的也是苏州中级人民法院受理的第一起专利侵权纠纷案件中，被控侵权人提出了被控侵权产品与原告专利有二十三处不同，但被控侵权人提的绝大数是产品“内观”不同、大小不同等，最后，苏州中级人民法院仍然认定被控侵权人侵权成立。另外产品外观上附有的商标、厂址等因素也不是侵权判定中考虑的因素

二、关于认定产品是否同类的标准问题

判断产品外观设计是否侵权，其前提条件是被控侵权产品与专利产品应是相同或相似产品，只有属于相同或相似产品，才能进行侵权判定，否则不能认定侵权成立。因此，如何判定是否属于同类产品，成为外观设计专利侵权判定中的一个关键问题。实践中，有两种值得商榷的观点：一是单纯按照《国际外观设计分类表》作为依据；二是不考虑《国际外观设计分类表》中有关产品分类的依据，而依照产品的性能、用途、原料、形状以及消费渠道等综合因素来判断。笔者认为，第一个观点的好处是专利侵权审判中的认定标准方便、简单、易行，同时也使侵权判定的标准与授权审查的标准保持了完全的一致；其坏处是不合理的改变了外观设计专利权的保护范围，不利于制止仿制和混淆等侵权行为，有时对公众造成不公平，造成这种弊端的根源是有些产品可以同时归为不同的类别、有些实质上的同类产品而《国际外观设计分类表》却归为不同的类别。因此在认定是否属于同类产品时，不应仅仅依据《国际外观设计分类表》。第二种观点是撇开《国际外观设计分类表》来认定产品是否属于同类，在有些时候确能公平的维护各方利益，但其任意性和主观性也太强，割裂了专利授权审查标准与专利侵权判定标准之间的联系，会在一定程度上损害专利的稳定性，容易不适当的扩大专利的禁止权的效力范围，损害社会公众的利益。因此，笔者主张在认定是否属于同类产品时，首先应当参照《国际外观设计分类表》，尽可能保持专利侵权判断与专利授权标准的一致性。其次，在认定是否属于同类产品时，还应当依照产品的性能、用途以及是否会引起普通消费者对产品的混淆和产品的生产者之间是否会形成竞争关系等因素综合考虑分析，如果使普通消费者产生了混淆，生产者之间会形成竞争关系，那么就应当认定为同类产品。笔者2010年5月代理了一起外观设计专利侵权纠纷案件，原告以被告生产的户外配电箱侵犯自己的户外配电箱外观设计为由控告，但被告以在原告专利申请日以前通讯部门就有相同外观的产品为由进行抗辩，而原告以通讯部门的该产品按照《国际外观设计分类表》的规定与本案产品不同类为由进行反驳，被告能否以按照《国际外观设计分类表》与本案产品不同类的产品进行已有公知技术抗辩呢？根据以上分析并且根据通讯部门的该产品与户外配电箱性能、用途、产品混淆、竞争关系等因素综合分析，原告以移动通讯部门的该产品按照《国际外观设计分类表》的规定与本案产品不同类进行反驳是不能成立的。

三、关于相似设计的判定标准问题

如何判断外观设计构成相似？在实践中有不同的做法：一是根据整体来认定。只要被控侵权的设计在整体上与外观设计专利近似，就可认定为相似设计。二是根据设计要部来认定。由于只有设计要部才凝聚了专利权人的智力劳动，因此在判断是否相同或近似时，只需进行设计要部的比较。笔者认为，由于外观设计是依靠整体上的美感来吸引消费者注意的，这就要求在比较两件外观设计是否相似时要从外观设计的整体上进行全面比较，而不能只进行局部比较；同时，绝大部分外观设计是在已公开的设计的基础上附加新的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合或者进行部分改动后完成的，而这部分改动体现了专利权人的独创性劳动，也是使专利申请具有新颖性并区别于其他外观设计的关键点。如果只比较整体，或者只进行设计要部比较，要么忽视了外观设计专利的创新部分，要么忽视了外观设计在整体上的效应，都显得过于片面。因此，在判断被控侵权的外观设计与外观设计专利是否相似时，应当采用“整体比较、重点观察、综合判断”的判断方法。．

在采用“整体比较、重点观察、综合判断”的方法来认定是否相似

时，首先要从整体上比较。如果被控侵权产品在整体上与外观设计专利相似，就可以认定为相似；当在整体比较上有差异时，才进行重点观察。但整体比较与重点观察的结论应当是一致而不是互相矛盾的。“重点”是指设计要部，设计要部就是产品中容易引起一般消费者注意的部位。笔者认为：(1)由于外观设计是依靠消费者的注意力来吸引消费者的，因此，设计要部必然是外观设计中最能吸引普通消费者注意的部分，判断“最能吸引普通消费者注意”可结合产品的使用状态、在先的同类或者相近类产品的外观设计状况以及美感等加以确定。(2)对设计要部的确定还必须考虑其有独创性，这样才能将外观设计专利区别于已有设计。(3)应当注意的是，专利申请时提交的简要说明中的设计要点可以帮助确定设计要部，但其中的全部内容并不一定就是设计要部。（4）从设计要部考虑被控侵权产品与外观设计专利是否相似时，应当考虑要部在整个产品外观中占的比例及起的作用，如果要部是产品外观的主要部分，只要设计要部相似，就可以认为构成相似。但如果要部在产品外观中占的比例很小，不足以影响产品的整个外观时，虽然设计要部近似，但产品的整个外观并不足以引起混淆或误认，也不能认定被控侵权产品与外观设计相近似。

四、关于自由公知设计抗辩问题

自由公知设计抗辩是指被控侵权人以其被控侵权产品是使用或更接近于自由公知设计而不构成对外观设计专利侵权的一种抗辩。由于我国法律及相关的司法解释对此未作明确规定，实践中对能否运用自由公知设计抗辩以及自由公知设计抗辩的掌握尺度存在一定的争议。笔者认为，实践中适用自由公知设计抗辩对于平衡专利权人和社会公众利益、减少诉争和提高诉讼效率有很大的作用，但在适用该原则时，应当注意以下问题：

（一）关于被控侵权人对专利的新颖性提出的抗辩。被控侵权人在案件中经常提出新颖性抗辩，认为权利人的专利权实际上是自由公知设计，缺乏新颖性，应属无效专利。其实，这种抗辩实际上并不是自由公知设计抗辩，因为自由公知设计抗辩是认为其使用的系自由公知设计，而非针对专利效力本身提出质疑。笔者认为，审理人员应当在侵权判定中坚持专利权有效原则，不对专利性进行评价。对于被控侵权人提出新颖性抗辩的，审理人员应当向当事人释明关于专利权无效的新颖性抗辩应当通过专利复审无效程序来解决，并告知其如不通过无效程序解决的后果。被控侵权人坚持不向专利复审委员会提出无效宣告请求的，对其新颖性抗辩不予支持。被控侵权人向专利复审委员会提出无效宣告请求并提交有关证明，审理人员可决定案件中止审理。

（二）当被控侵权人以自由公知设计进行抗辩时，应当遵循以下步骤和方法进行处理：第一，应当将被控侵权设计与自由公知设计进行比较，而不应对比被控侵权设计与外观设计专利是否相同或相似。如果比较的结果是两者完全相同，则表明被控侵权人使用的是在专利申请日前或优先权日之前的自由公知设计，即使被控侵权设计与外观设计专利完全一致，也应当认定自由公知设计抗辩成立，被控侵权人不构成侵权。第二，当被控侵权设计与自由公知设计明显不相同或相似时，人民法院应就被控侵权设计与外观设计专利进行比对，以判断其是否构成侵权。第三，当被控侵权设计与外观设计专利、自由公知设计的相似性较难判断时，可以将被控侵权设计与自由公知设计和外观设计进行比较，以确定被控侵权设计是更靠近自由公知设计，还是更靠近外观设计专利，并视具体情况处理：如果被控侵权设计与自由公知设计更靠近，则可以认定自由公知设计抗辩成立；如果被控侵权设计与专利外观设计专利更靠近，则可以认定被控侵权人自由公知设计抗辩不成立，构成侵权。

（三）、关于在先专利抗辩问题。在实践中，对于自由公知设计是否包括第三人的在先专利一直有争议。第一种观点认为，第三人的在先专利可以作为自由公知设计抗辩的依据。第二种观点则认为，自由公知设计抗辩是为了谋求实现专利权人与社会公众利益的平衡而允许采用的一种抗辩手段，如果同意被控侵权人的抗辩主张，就等于认可其未经许可而实施第三人的在先专利，不符合公正的要求，因此，可作为自由公知设计抗辩依据的外观设计必须是在专利申请日之前公众可自由使用的公知设计，应当排除他人的在先外观设计专利。笔者赞同第二种观点，但同时认为，在一定条件下，其可以作为一种单独的抗辩手段，在认定被控侵权人的这种在先专利抗辩是否成立时，应当根据不同的情况分别对待：(1)被控侵权人使用的外观设计虽是他人的在先专利，但如果他人的在先外观设计专利与原告的外观设计专利既不相同也不相似，应当认定被控侵权人的抗辩成立，不构成专利侵权；(2)权利人拥有的专利属重复授权的情形。如果在先专利权人与重复授权专利权人发生纠纷时，则重复授权的专利权人虽拥有专利权，但其仍构成对在先专利权人的侵权。如果重复授权的专利权人控告第三人侵犯其专利权时，被控侵权人能否以该专利属重复授权为由，以其实施的系在先专利作为抗辩理由呢？笔者认为，根据专利权有效原则，不能认定被告的抗辩理由成立。因此，重复授权专利权人在对在先专利权人的诉讼中虽会败诉，但其在对未享有在先专利权而实施专利的被控侵权人的诉讼中则能胜诉。

总之，外观设计专利侵权判定是一项技术性、法律性很强的工作，判断过程中既要掌握好各项原则，又要运用好各种方法，只有这样，才能使判断结论客观、公正、合理。

作者简介：张廷栓.（1976.5）.男.汉族.山东济宁市人，中共济宁市委党校法学教研部副主任，山东文思达律师事务所知识产权兼职律师，主要研究方向：知识产权法。

------------------已发表于《辽宁行政学院学报》2010年第10期

第四篇：美国最高法院在专利案件中适用遵循先例原则

美国最高法院在专利案件中适用遵循先例原则

最高法院是权威，他们决定自己要重写法律，那么遵循先例原则又跑到哪里去了？

如果你要写一部荒诞的小说，业内没有人会相信故事开头会是美国最高法院在一个专利案件中使用遵循先例原则。但这就是最近几天在金布尔诉漫威娱乐有限责任公司一案中发生的事情。

6票支持3票反对的判决书由Kagan法官执笔，持不同意见的包括法官Alito、首席法官Roberts和法官Thomas。法院解释说，遵循先例原则是法律先例必须保持不变的原则，这个原则意在赋予法律以确定性和可预测性。因此法院拒绝推翻1964年Brulotte诉Thys Co.一案的判决，而这个判例一直被批评为错误判决。法官Alito在不同意见书中的一句话说明了一切，“最高法院在用通常作为司法节制工具的遵循先例原则来维持一个明显的司法越权的判例。”

我们会有有充足的时间来回顾Kimble案的判决，但是需要讨论的更大的问题是最高法院对遵循先例原则的选择性适用。似乎遵循先例是一个新发现的法律原则，而最高法院此前并不熟悉，即使他们一直在彻底颠覆已经制定好的法律，而且因此造成专利持有人巨大的损害。

简单来说，考虑到他们在过去十年曾经如此武断无常地无视专利制定法和自身的专利判例，最高法院的任何提到遵循先例原则的专利判决都缺乏智识上的可信度。很明显，本届的最高法院并不懂得遵循先例的真正定义。鉴于最高法院如此频繁地扰乱专利领域行之有效的原则和先例，他们在这个案子中适用遵循先例原则只不过完全是一个借口。这还侮辱了所有人的智商，只要他们偶尔关注过最高法院在过去十年的专利判决。

比如说，在过去四年最高法院一直无视先前判例，甚至拒绝适用清晰明确简单的专利制定法的术语，而这些专利制定法又是他们一直解释的对象。事实上，在可专利客体范围案例中最高法院的说法完全是无稽之谈，比如他们说科学发现不可以被授予专利，但是制定法中的规定与之相反。

最高法院解释说推翻先前判决需要特别理由，鉴于当事人可以随时向国会表达反对意见，遵循先例原则在其解释制定法的时候有额外的功能，这让人很难理解。但这并没能阻止最高法院在AMP诉Myriad一案中背离30多年前的完善判例（包括他们自己的判例），判决人造基因相关发明不可被授予专利，也没有阻止最高法院背离30多年前的完善判例（包括他们自己的判例），在Alice诉CLS Bank一案中判决很多（如果不是大多数的话）软件技术专利主张不足以使潜在发明属于可专利客体。事实上，在Myriad和Alice两个案子中最高法院不仅无视自己的先例，也让整个软件产业以及大部分生物技术产业沮丧不已。让这些领域中的创新者和公司的期望彻底落空。最高法院是权威，他们决定自己要重写法律，那么遵循先例原则又跑到哪里去了？

事实很简单，最高法院在过去的可专利客体判决中根本没有考虑过遵循先例。事实上，最高法院在Myriad和Alice两个案子中对完善的法律所做的修改并不是仅适用于修改生效以后，而且溯及适用。在财产权领域溯及适用对法律的修改从根本上说是不公平的，更别说这个法律已经完善存在了30年。

在Mayo诉Prometheus一案中，最高法院实质上无视《专利法》的规定，用可专利客体审查吞并创新性审查、显著性审查和描述充分性要求。但最高法院不仅无视制定法，他们还无视自己的先例，这些先例清楚明确地禁止他们现在所做的行为，即把专利审查合成一个单一的审查程序。之前的最高法院都警告不要这样做，而且还批评那些不遵守制定法的法院。

最高法院篡夺专利领域权力的行为已经违反了权力分立原则，但最近最高法院法理中最令人担心的是所谓的可专利客体范围的司法例外的创立和扩张。最高法院花费那么长时间解释的制定法并没有授权最高法院创立任何可专利客体范围的司法例外，但是最高法院仍然不断地增加不可授予专利的目录。最高法院表现为权威，国会要向他们负责，《宪法》不是这么分配权力的。事实是，如果一个制定法符合《宪法》，那么国会就应该是最终版本的决定者，而不是最高法院。最高法院没有任何理由必须把自己视为一个有权随心所欲地无视国会的超立法机构。如果这个司法部门是在中东，西方媒体就会无休止地取笑他们，但是因为他们是美国最高法院，所以就被放过了。

当然，本届最高法院在专利领域所做的最荒谬和根本不公正的事情是继续扩张使用司法创立的“抽象概念”原则，用来判定计算机相关的创新不属于可专利客体。称这些判决智识上不诚实并没有真正表达出最高法院已经变得多么武断无常。他们不仅扩张自己所无权创立的司法例外，而且还从来没有定义过什么是“抽象概念”。怎么可能存在核心术语的定义都不明确的法律原则呢？期待专利持有人满足一个没有定义的标准，这让最高法院不过是一个袋鼠法庭，公正无私首当其冲。

笔者想，在其他专利判决中适用遵循先例原则本该可以阻止最高法院为所欲为，而他们的为所欲为就像是对专利持有人的宣战。

来源：旭灿知识产权代理有限公司编辑：IPRdaily 王梦婷

第五篇：优秀心得体会：外观设计专利侵权判定中的若干问题

免费

创新

优秀心得体会范文：外观设计专利侵权判定中的若干问题

一、外观设计专利权保护范围的确定

(一)如何排除公知在先设计内容

外观设计专利申请文件中的图片或照片中的内容是侵权判定比对时的依据，如果图片或照片中有公知在先设计内容，那么公知在先设计内容就不受法律保护。我国的绝大部分外观设计专利都是在已有外观设计的基础上改进的，虽然专利法条文中并未规定在进行外观设计专利侵权判定时，必须排除专利图片或照片中的公知在先设计部分，但是，公知在先设计不是专利权人的智力成果，其属于社会公众的共同财富，已经处于社会公众欲得知就能得知的公开状态，如果将这些公知在先设计也包括在专利权人的权利范围内，对公众来说是不公平的，也会严重阻碍科学技术的进步和创新。所以，为保护社会公众的利益，确定外观设计专利权的保护范围时，应当首先区分出公知在先设计部分和具有独创性的部分，将公知在先设计部分排除在专利权的保护范围之外。在外观设计专利侵权判定中，被控侵权人可以利用公知在先设计进行抗辩，即主张被控侵权产品使用的是公知在先设计的设计方案或者与公知在先设计方案更为接近。如何排除公知在先设计内容呢?笔者认为可这样具体操作：审理人员应询问权利人其专利中所包含的创新点，如被控侵权人能举证证明权利人主张的创新点中有公知在先设计部分，就要从权利人主张的创新点中排除该部分，以权利人主张的创新点的剩余部分与被控侵权物进行侵权比对;如被控侵权人没有举证或能举证但不能证明权利

免费

创新

人主张的创新点中有公知在先设计部分，则应以权利人主张的创新点与被控侵权物进行侵权比对，对权利人未主张为创新点的部分和被控侵权人所举证据足以证明不是创新的部分，可以认定为公知在先设计而予以排除。

(二)如何排除功能性的外观设计的内容

(三)排除非外观设计的内容

免费

创新

产品“内观”不同、大小不同等，最后，苏州中级人民法院仍然认定被控侵权人侵权成立。另外产品外观上附有的商标、厂址等因素也不是侵权判定中考虑的因素。

二、关于认定产品是否同类的标准问题

判断产品外观设计是否侵权，其前提条件是被控侵权产品与专利产品应是相同或相似产品，只有属于相同或相似产品，才能进行侵权判定，否则不能认定侵权成立。因此，如何判定是否属于同类产品，成为外观设计专利侵权判定中的一个关键问题。实践中，有两种值得商榷的观点：一是单纯按照《国际外观设计分类表》作为依据;二是不考虑《国际外观设计分类表》中有关产品分类的依据，而依照产品的性能、用途、原料、形状以及消费渠道等综合因素来判断。笔者认为，第一个观点的好处是专利侵权审判中的认定标准方便、简单、易行，同时也使侵权判定的标准与授权审

查的标准保持了完全的一致;其坏处是不合理的改变了外观设计专利权的保护范围，不利于制止仿制和混淆等侵权行为，有时对公众造成不公平，造成这种弊端的根源是有些产品可以同时归为不同的类别、有些实质上的同类产品而《国际外观设计分类表》却归为不同的类别。因此在认定是否属于同类产品时，不应仅仅依据《国际外观设计分类表》。第二种观点是撇开《国际外观设计分类表》来认定产品是否属于同类，在有些时候确能公平的维护各方利益，但其任意性和主观性也太强，割裂了专利授权审查标准与专利侵权判定标准之间的联系，会在一定程度上损害专利的稳定性，容易不适当的扩大专利的禁止权的效力范围，损害社会公众的利益。因此，笔者主张在认定是否属于同类产品时，首先应当参照《国际外观设计分类表》，尽可能保持专利侵权判断与专利授权标准的一致性。其次，在认定是否属于同类产品时，还应当依照产品的性能、用途以及是否会引起普通消费者对产品的混淆和产品的生产者之间是否会形成竞争关系等因素综合考虑分析，如果使普通消费者产生了混淆，生产者之间会形成竞争关系，那么就应当认定为同类产品。笔者2010年5月代理了一起外观设计专利侵权纠纷案件，原告以被告生产的户外配电箱侵犯自己的户外配电箱外观设计为由控告，但被告以在原告专利申请日以前通讯部门就有相同外观的产品为由进行抗辩，而原告以通讯部门的该产品按照《国际外观设计分类表》的规定与本案产品不同类为

免费

创新

由进行反驳，被告能否以按照《国际外观设计分类表》与本案产品不同类的产品进行已有公知技术抗辩呢?根据以上分析并且根据通讯部门的该产品与户外配电箱性能、用途、产品混淆、竞争关系等因素综合分析，原告以移动通讯部门的该产品按照《国际外观设计分类表》的规定与本案产品不同类进行反驳是不能成立的。

资料来源：http://www.xiexiebang.com/data/xdth/