产业专利分析工作操作指引（含五篇）

第一篇：产业专利分析工作操作指引

产业专利分析工作操作指南

（以国家专利导航产业发展实验区为例）

本指南立足于专利导航产业发展，围绕实验区产业发展的实际需求，对产业专利分析工作的基本原则、工作机制、工作内容、基本分析模块及要求等方面进行了初步规范，以指导和规范以专利导航为目的的产业专利分析工作的实际操作实务。试点单位和试点企业可参照本指南开展产业专利分析工作。

一、基本原则

以专利导航为目的的产业专利分析工作以促进实验区产业发展为目标，以创新驱动发展战略为核心，将专利信息分析和专利运用融入到实验区产业技术创新、产品创新、组织创新和商业模式创新的过程中，充分发挥导航引领的作用，以提高实验区产业自主发展实力、增强实验区企业参与国际市场的核心竞争力。

（一）围绕产业需求

产业专利分析工作应紧紧围绕实验区产业发展的实际需求，突出实验区产业发展特色，注重实验区产业规划设计与全球产业生态环境的有效融合，注重实验区产业专利分析与实验区、产业和企业发展规划的深度融合。

（二）突出导航功能

产业专利分析工作要充分发挥“专利导航为主，专利护航为辅”的原则。在注重“专利导航”实验区产业发展规划的同时，兼顾对产业发展“专利护航”的需求，将“专利导航”与“专利护航”的理念尤其是“专利导航”的理念贯穿产业专利分析工作的全过程。

（三）注重协作互补 为实现专利导航目的，在相关产业专利分析工作的组织管理和研究模块设置中，应当注重有效发挥专利导航分析、政府主管部门、产业企业等各方优势，充分吸纳实验区各方力量积极参与，做到政府宏观规划与企业微观布局相协调，构建紧密协作、优势互补的良好工作机制。

二、工作机制

产业专利分析工作应秉承“围绕产业需求、突出导航功能、注重协作互补”的基本原则，努力构建专利分析和专利导航研究成果对产业发展有效支撑的新模式和新思路。在具体操作和组织管理上需要形成相对规范的工作机制。

（一）工作主体

产业专利分析工作由实验区管委会、有关企事业单位和专利分析服务机构协作完成。

实验区管委会应组建由知识产权管理部门牵头，产业规划管理部门等参加的产业专利分析工作组。工作组负责确定启动产业专利分析的产业领域和进度计划；面向与选定产业相关的企事业单位征集需求，征询相关产业专家建议，综合各方意见形成分析需求；委托专业的专利分析服务机构具体承担产业专利分析工作；应用专利分析成果，完善或修正产业规划和产业决策。

专利分析服务机构作为产业专利分析工作承担主体，负责制定产业专利分析方案，实施产业专利分析，根据产业专利分析成果提出专利导航意见。

实验区各企事业单位配合提出产业专利导航需求，提供产业专利分析所必须的需求对接和技术支持。

（二）工作模式 1.项目启动

确定实验区参与产业专利分析工作的职能部门、重点企业和研究机构，选择专利分析服务机构，成立产业专利分析团队，开展产业专利分析工作相关的业务培训。

2.项目管理

根据实验区对专利导航工作的实际需求，可以制订短、中、长期服务规划。项目实施过程中，根据实验区实际发展状况和当前产业发展趋势，确定研究重点和研究方向，划定本年度的研究范围和重点，制订产业专利分析项目进度表。

3.项目实施

启动产业专利分析工作，加强项目实施的过程控制，开展阶段性评审工作；收集产业专利分析中的重要数据，构建专利专题数据库；完成产业专利分析报告，提出产业规划中重点领域的发展意见和建议。

4.项目验收

组织实验区、企业和有关专家对产业专利分析项目进行评审，对产业分析报告、过程文档和专利数据库进行验收。

5.成果运用

加强产业专利分析成果运用，为实验区产业规划、重大决策、招商引资（智）等方面提供引导和支撑，为实验区重点企业提升核心竞争力提供可行路径和方案。

（三）组织保障 1.政策支持

实验区应制定相关政策，支持开展产业专利分析工作，对于产业规划管理部门的产业规划制定和产业发展决策提出专利分析 要求，明确产业专利分析工作主管部门和工作责任，加强管理和考核。国家知识产权局为各实验区组建专家指导组，对实验区开展产业专利分析工作提供统一的跟踪指导。

2.定期交流

专利导航产业发展中的产业专利分析工作应紧密围绕实验区实际发展现状和未来需求，需要专利分析服务机构和实验区知识产权部门、产业规划管理部门以及实验区企事业单位的紧密配合；项目研究各阶段，要形成定期交流沟通机制。对阶段性成果和下阶段工作计划集中交流和汇报，共同确定研究成果与产业的贴和度和实用性。实验区应为专利分析服务机构提供产业技术和市场分析支持和指导，将技术、市场内容融入专利分析工作。

3.人才培养机制

实验区应在产业专利分析项目执行过程中，形成有梯度的人才培养机制。对于条件尚不具备的实验区，应寻找优质专利分析服务机构进行专利分析服务，并制定相应政策引入优质专利分析服务机构和专利分析服务人才，作为长期的服务保障。同时应形成对实验区自身专利分析人才培养计划，从能够进行初步的专利数据分析、能理解专业的专利分析结论并将其应用于产业规划的管理人才，到能够将专利分析与技术研发结合的产业人才，到能够融合技术、法律、市场、技术进行专业的产业专利分析服务的复合型分析人才，形成能够满足实验区产业发展需求的人才队伍。

三、工作内容

为了以专利分析获取竞争情报，有效“导航”区域经济发展，达到辅助区域产业转型升级和经济结构调整决策的目的，产业专利分析的工作内容主要由产业情报分析、产业专利分析和产业规划 设计三部分组成。

其中，产业专利分析是专利导航的核心内容，产业情报分析则是将专利分析成果与产业发展实际相结合的重要前提，产业规划设计则是综合产业情报分析与产业专利分析的成果，形成专利导航产业发展的建议和指导。

（一）产业情报分析 1.实验区产业发展环境分析（1）内部发展环境

专利导航区域产业发展，首先要重视区域在资源条件、产业基础、技术基础、政策导向等方面的发展状况，充分结合区域的资源禀赋和现有产业基础，发展优势产业。

（2）国内和国际环境

区域产业在发展过程中，对外要审时度势，密切关注国内和国际的发展环境，要熟悉国内外产业发展的新格局和新变化，了解现有产业分工及发展中国家的产业承接和产业转移的新趋势。结合我国当前东、中、西部发展现状，合理制定区域发展规划，减少区域间的低水平重复建设和无效竞争，加强区域间的技术创新合作和市场开发力度，进一步形成具有市场竞争优势的产业集群。

2.产业发展路径分析

实现专利导航实验区产业发展，首先要找准实验区产业发展的“着力点”。针对实验区产业目前普遍存在的切实问题和发展瓶颈，结合实验区产业内部结构因素和产业外部环境因素，从国内外产业发展动向、核心技术链、龙头企业链和市场竞争环境入手，进行目标产业的发展定位，从而准确地发现专利分析需求以及专利 政策重点支持方向。

（1）产业链

产业链环节，重点从产业链、供应链和价值链以及产业发展动向上，了解产业发展历史，以产品生命周期来推测产业演进，从萌芽期、成长期、成熟期和衰退期的发展过程预测产业发展变化。了解产业竞争者框架，能够对竞争对手的现行战略、未来目标以及拥有能力进行初步掌握。了解市场信号变化趋势，能够从市场信号中得到竞争者意图、动机或目标在内的潜在行动。

（2）企业链

企业链环节，重点了解产业内所有企业的基本状况，清楚区分技术引领者、市场主导者、产业跟随者和新进入者。找准目标产业龙头企业在国内和国际上的定位，确定主要竞争对手和发展目标，研究竞争者的市场策略。

（3）技术链

技术链环节，重点了解产业内主流技术的演变情况，初步掌握热点技术、关键技术、技术壁垒、空白技术和前瞻或先导技术的发展脉络，以及技术持有者的类型、产业影响力和市场控制力。对技术交易、技术转移、技术许可等技术流向和形成因素有初步了解。

（4）市场竞争

市场环境方面，通过充分的市场调研，了解市场竞争要素，以及市场对产业发展的反馈影响。总结现有企业间的竞争、替代技术或替代品的威胁、新进入者的威胁，成本、人才、技术、资源等要素在市场竞争中的平衡点和交差点，找到促使市场出现拐点的主要因素，对目标产业在市场中的战略定位进行初步规划。（5）专利影响力

通过产业链、企业链、技术链和市场竞争的研究，对目标产业从技术和经济层面有充分了解，可以确认产业中专利附加值的分布，以及在价值链中各类企业所处的位置，每个企业拥有的技术状况等，为开展专利分析提供了详实的背景依据。通过国内外产业现状和专利焦点的比较，可以为实验区产业发展圈定重点关注的专利问题，进行深入分析。通过定量分析与定性分析相结合的方法，形成与产业密切结合的专利分析成果。

（二）产业专利分析

产业专利分析是专利导航工作的核心内容。围绕实验区产业高端发展目标所处阶段、特点和专利分析需求，找准专利分析的切入点，订单式选择专利分析模块等，构建专利分析框架，形成围绕产业实际需求且涵盖技术路线、企业发展、产业规划和市场竞争的专利分析报告，为支撑产业技术创新发展提供详实的专利信息情报。

实验区产业专利分析可以首先从基础专利态势分析展开：主要采取定量分析的手段，从全球、中国和实验区三个维度，对专利技术发展趋势、专利区域分布、专利主要申请人和专利技术主题进行全面研究，同时还可以围绕各项指标，结合实验区产业发展特点，着重选择某些指标进行综合分析。

在此基础上，可以根据需要进一步开展专利价值和运用分析。主要采取定性分析的手段，结合专利态势分析的成果，从专利创造、运用、保护和管理等环节入手，针对实验区产业实际情况，着重在专利与标准化、专利联盟与专利池、专利诉讼、专利并购、专利融资以及专利预警和维权等方面展开，突出专利在实验区产 业发展中的引导和支撑作用。

1.基础专利态势分析

从全球、中国和实验区三个维度，对专利技术发展趋势、专利区域分布、专利主要申请人和专利技术主题进行全面研究。

（1）专利技术发展趋势分析

专利数量统计可以从宏观上显示出专利技术在时间上的活跃度情况，微观上则可以显示出技术发展动向、企业专利布局动向和区域专利发展动向。

（2）专利区域分布分析

通过分析专利在不同区域专利分布情况，可以掌握专利聚集区的国家或地区，在企业进入相应国家或地区时，要根据各国专利法规进行深入的专利分析。

（3）专利主要申请人分析

专利申请人的研究能够反映出某一领域内专利申请人的技术活跃度情况及其专利布局策略。

（4）专利技术主题分析

掌握专利技术主题的变化对了解技术的发展趋势，形成对未来发展的规划判断具有一定指导。

在前述专利分析内容基础上，将专利与技术、专利与企业、专利与产业和专利与市场的关系进一步细化，从专利影响力入手进行更加深入的分析。

（5）技术路线演进中关键专利分析

摸清与实验区产业发展相关的技术路线演进中关键专利，化解产业化风险和实现有效专利包围至关重要。

（6）重点技术的专利功效矩阵分析 围绕实验区产业发展的重点技术，绘制包括全球和国内的重点技术专利功效矩阵，能够有效发现专利优势、聚集区、空白点，指导实验区产业后续的专利规划。

（7）新增或衰退技术主题分布分析

围绕实验区产业的发展程度，结合全球相关产业发展状况，对近年来的发展态势进行初步分析，初步判断相关产业未来发展趋势。

（8）重要专利权人专利技术主题分析

围绕实验区产业内重点关注的国内外厂商，结合其专利布局情况和布局重点，开展深度分析，综合获得一手产业竞争情报。

2.专利价值和运用分析

围绕实验区产业发展特点，结合专利创造、运用、保护或管理等环节，重点针对产业专利价值和专利运用展开分析，提升专利引导创新能力、增强专利价值分析能力和专利运用能力，为实验区产业发展提供有效的引导和支撑。

（1）专利布局策略分析

重点突出实验区产业充分利用专利分析成果指导创新驱动发展，对自主技术开发、技术引进后二次开发过程中涉及的国内外同业竞争者的专利开发和专利布局策略进行深入分析，并有效指导企业开展专利部署。

（2）专利运用策略分析

重点突出实验区产业在专利运用方面实现国际化接轨，充分结合产业特色，活用专利许可、专利并购、专利诉讼、专利融资、专利联盟、专利标准化等专利运用模式，实现实验区专利运用效力的最大化。（3）专利预警和维权分析

重点突出实验区产业专利自我防御性保护和对外权利维护的实施。

（三）完善产业发展规划的建议

综合提炼前述分析成果，着重从实验区产业技术路线的优选方案、现有产业转型升级途径、招商引资中专利风险分析和评估、实验区重大项目知识产权评议、招商引智专家团队来源等方面，就实验区产业发展规划的顶层设计和改进完善的意见建议。

本指南仅供参考。各实验区可根据自身情况制定产业专利分析工作规程。

第二篇：专利法律业务操作指引

新疆维吾尔自治区律师办理专利法律业务

操 作 指 引

（2007年7月15日经六届新疆律师协会第九次常务理事会通过）

目录

第一章 总则

第二章 与行政机关有关的专利法律业务 第一 节专利行政调解及处理 第二 节专利行政处罚 第三 节专利行政诉讼 第四 节专利海关备案及保护 第三章 专利刑事诉讼法律业务 第四章 附则

第一章 总 则

第一条 为了指导律师从事专利法律服务业务，减少执业风险，特制定本操作指引。

第二条 本指引所称的专利法律服务业务，主要包括专利非诉讼法律业务和专利诉讼法律业务。

第三条 与专利业务有关的法律、行政法规、司法解释及相关规定主要有：

（一）《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反不正当竞争 法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国行政诉讼法》、《中华人民共和国行政复议法》。

（二）《中华人民共和国专利法实施细则》、《专利代理条例》、《中华人民共和国知识产权海关保护条例》。

（三）《最高人民法院关于贯彻执行民法通则若干问题的意见》、《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法若干问题的意见》、《最高人民法院关于执行行政诉讼法若干问题的解释》、《最高人民法院关于审理不正当竞争民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释

（一）、（二）》、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》、《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》、《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》、《最高人民法院关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复》、《最高人民法院关于审理专利申请权纠纷案件若干问题的通知》、最高人民法院《关于专利侵权案件中如何确定地域管辖的请示》的复函、最高人民法院《关于对出具检索报告是否为提起实用新型专利侵权诉讼的条件的请示的答复 》、《最高人民法院关于专利法、商标法修改后专利、商标相关案件分工问题的批复》。

（四）《审查指南》、《专利行政执法办法》、《专利权质押合同登记管理暂行办法》、《专利实施许可合同备案管理办法》、《企业专利工作管理办法（试行）》、《国家知识产权局行政复议规程》、《关于〈中华人民共和国知识产权海关保护条例〉的实施办法》、《新疆维吾尔自治区专利保护条例》。

（五）国际公约、条约及协定

《与贸易有关的知识产权协议》、《保护工业产权巴黎公约》、《专利合 作条约》、《专利合作条约实施细则》、《国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约》、《国际专利分类斯特拉斯堡协定》、《建立工业品外观设计国际分类洛迦诺协定》

律师从事专利法律服务业务时，应当收集服务时点前新颁布的法律、行政法规、司法解释及其他相关规定。

第四条 本指引旨在为律师从事专利法律服务业务提供最基本的指引，律师还应结合自己的实践经验、丰富及完善各项业务操作细则。

第五条 本律师协会在处理本会会员执业纪律和纠纷案件时，涉及专利法律服务业务的案件，参照本指引。

第二章 专利非诉讼法律业务

第六条 专利非诉讼法律业务主要包括，但不限于：

（一）专利引进、专利开发、专利权属界定以及技术保护现状诊断和保护方案设计。

（二）专利申请、专利复审和专利无效。

（三）专利实施、专利转让、专利许可、专利投资、专利评估和专利质押。

（四）专利管理内控制度（包括专利预警机制）的建立和完善，专利数据库的建立和利用，企业专利实用人才培训，专利战略的确定和运用。

（五）企业改制、并购、重组以及发行上市过程中涉及的专利问题咨询和处理。

（六）其他专利非诉讼法律服务业务。

第七条 专利申请、复审及无效程序中的法律服务业务。

专利申请、复审及无效程序中的法律服务是一项技术性和法律性很强的专业工作。提供该项服务业务的律师，应当熟悉专利相关法规、专利申请文件撰写、专利文献检索以及专利申请审批程序，具备理解发明创造的能力。

（一）律师从事专利申请法律服务业务的一般程序：

1、签订委托代理合同及专利代理委托书；

2、提供专利申请咨询，对客户发明创造的专利性进行分析；

3、决定是否申请专利，申请类别（发明、实用新型、外观设计）、申请国别、是否行使优先权、是否合案申请、是否同时申请发明和实用新型专利；

4、确定申请主体（职务发明与非职务发明）；

5、整理客户递交的技术交底材料，撰写申请文件；

6、经向专利局递交申请文件，将受理通知书及申请文件副本交付申请人；

7、经过专利局审批，收到授权决定后通知申请人办理登记和缴费手续，领取专利证书；

8、按照专利法规规定通知专利权人缴纳专利年费；

对于发明专利申请，律师应当在法定期限内提起实质审查请求并做好对审查意见通知书的答复工作；

（二）专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服，可以向专利复审委员会请求复审，律师在专利申请复审程序中，应当为当事人做好如下工作：

１、提交专利复审请求书，说明理由，必要时还应当附具有关证据； ２、为当事人提出复审请求时或针对专利复审委员会的复审通知书作出答复时，可以根据实际需要修改专利申请文件，但修改仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷；

3、针对专利复审委员会的复审通知，要在指定的期限内陈述意见，否则复审请求视为撤回。

（三）自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或个人认为专利权授予不符合专利法之规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。律师应认识到代理无效宣告请求人及专利权人应从不同角度采取相应对策：

1、代理无效宣告请求人； 1）分析被请求无效宣告专利情况； 2）检索相关文献，收集证明其无效的证据；

3）提交无效宣告请求书、授权委托书，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据；

以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效的，应提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决；

4）在专利复审委员会受理无效宣告请求后，在提出无效宣告请求之日起1个月内提交补充证据及增加无效理由；

5）参加口审，提出和解方案；

6）对重大案件，适时提出成立五人合议组的请求； 7）对无效宣告决定不服的，及时提起行政诉讼； 8）以新的事实和理由另行提起无效宣告请求。

2、代理专利权人

1）比较分析请求人提供的证据中所涵盖的技术特征与专利权人专利技术的异同，检索文献，收集证据； 2）在指定期限内陈述意见；

3）发明或实用新型专利，可根据实际需要修改权利要求书，但不得扩大原专利的保护范围；

4）参加口审，提出和解方案；

5）对重大案件，适时提出成立五人合议组的请求； 6）对无效宣告决定不服的，及时提起行政诉讼； 7）以新的事实和理由另行提起无效宣告请求。

第八条 专利合同主要涉及技术开发合同、专利申请权转让、专利权转让合同、专利实施许可合同、专利权质押合同、专利权投资合同等，律师可以为当事人在合同起草、洽谈及修订等方面提供法律服务。

（一）律师代理专利申请权转让、专利权转让合同谈判及起草应注意以下要领：

1、确认转让方是否有主体资格；

2、明确发明创造实施和转让、许可情况及其后果；

3、审查专利申请有无被驳回的理由及明确被驳回的法律后果；审查专利权是否存在被宣告无效的理由及明确其法律后果；

4、及时办理专利申请权和专利权转让的登记公告手续；

（二）律师代理专利实施许可合同，应当注意：

1、选择专利实施许可的种类；

2、明确专利实施许可的范围，如地域、期限、权利的范围；

3、明确专利权终止和被宣告无效的法律责任；

4、审查专利实施许可合同的有效性，全面约定双方权利义务；

5、判断专利使用费的合理性；

6、明确后续改进技术成果的归属。

第九条 律师担任企业专利法律顾问服务业务，可以从以下几方面开展工作：

1、诊断知识产权现实状况，包括：拟开发研究的项目是否已经成为公知技术、已开发的技术方案是否具有新颖性和创造性、新产品生产、销售过程中利用的技术是否会侵犯他人专利、引进技术的法律状况、专利战略的运用情况等；

2、商定专利管理目标和指导运用知识产权战略；

3、培训专利管理人员，帮助贵公司专利管理人员熟悉有关知识产权法律及国际技术贸易的有关知识、掌握专利文献检索及分析方法、专利申请技巧及专利申请文件的撰写要点；

4、协助完善专利工作管理办法、保密制度、技术创新激励制度等知识产权内控制度；

5、帮助建立相关技术领域内的中外专利实用数据库；

6、解决专利管理中的疑难问题，包括在引进、开发、投资、税收、评估、质押、保护中的疑难问题；

7、解决知识产权的争议或纠纷；

8、指导办理具体的专利事务，如专利申请、注册商标、进行知识产权诉讼、贸易谈判等方面的具体工作；

第十条 企业专利战略是企业面对激烈变化、严峻挑战的市场环境，主动利用专利制度有效地保护自己，并充分利用专利情报信息，研究分析竞争对手状况，推进专利技术开发、控制专利技术市场，为取得市场竞争的优势，为求得长期生存和不断发展而进行的总体性谋划。

律师在协助企业确定和运用专利战略时，应当注意以下原则：

1、企业专利战略要与企业经济实力、经营性质、发展状况、行业特点相适应；

2、将企业专利战略纳入企业知识产权战略、企业营销战略和企业 经营发展总战略中。

第三章 专利民事诉讼法律业务

第十一条 律师代理专利民事纠纷案件主要包括侵犯专利权纠纷案件；专利申请权、专利权权属纠纷案件；转让专利申请权、转让专利权合同纠纷案件；专利实施许可合同纠纷案；发明专利申请公布后、专利权授予前使使用费纠纷案件；职务发明奖酬金纠纷案件。

第十二条 专利侵权案件：在专利有效期内，非法侵犯专利权人依法所享有的专利权利的行为。《专利法》规定，专利权被授予以后，除法律另有规定的以外，未经专利权人许可，以生产经营为目的生产，制造、使用、销售、许诺销售、进口其发明或实用新型专利产品，或使用其专利方法以及使用、销售、许诺销售、进口依该方法直接获得的产品，或制造、销售、进口外观设计 专利产品的行为都属于侵犯专利权的行为。

（一）作为原告代理律师

1、客户专利权受到侵犯时，律师可考虑通过提起民事诉讼帮助客户解决纠纷，并应从以下六方面进行诉前分析：

1）审查当事人是否适格；

-审查原告是否是专利权人或利害关系人；-审查是个人发明创造还是职务发明创造；

-审查是否属合作完成的发明创造，委托完成的发明创造，是否存在共有人，确定是单独起诉还是共同作为原告提起诉讼。

2）审查专利目前的法律状态，确定专利保护范围；审查是否存在多余限定以及禁止反悔的情形；

3）确定管辖地法院。专利侵权纠纷一审案件，由专利侵权行为地或者结果发生地所在省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖；

4）是否超过诉讼时效，有无诉讼时效中断、中止或延长的事由；侵犯专利的诉讼时效为二年，自专利权人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该专利保护期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为；侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算；

5）本案证据是否符合立案要求；是否采取财产保全、证据保全以及诉前责令停止侵权行为等措施。

2、确定诉讼请求：

1）停止侵害（适用于起诉时侵权行为仍在持续的案件）；

2）消除影响、赔礼道歉（适用于侵权行为对专利权人的信誉造成损害的案件）；

3）赔偿损失（适用于侵权并造成损害的案件）。

3、收集和审查证据，包括： 1）证明原告专利权存在的证据：-专利证书；

-最近一年缴纳专利年费的收据；专利登记簿副本；-专利公告；

-发明及实用新型专利说明书，外观设计专利图片或照片、简要说明；-实用新型专利需提供专利检索报告。2）证明被告侵权事实的证据，包括但不限于：

-购买侵权产品，并提供统一专用发票，以证明侵权产品落入专利权人专利保护范围；

-收集相关网页、广告、杂志及报刊等资料，以证明被告侵权行为存在；-侵权产品实物及照片；-调查笔录、公证书；-产品/设备手册；

-财务帐册、律师费用发票、因调查、制止侵权所支付的其他合理费用的发票。

3）证明原告所花费用及损失的存在与数额：

-费用：调查、制止侵权所支付的合理费用，包括律师费；-损失：采取以下三种方式计算：

-以专利权人因侵权行为受到的实际经济损失作为赔偿额；-以侵权人因侵权行为获得的全部利润作为损失赔偿额；-根据情节参照专利许可使用费的一至三倍合理确定。

（二）作为被告代理律师

1、作为被告代理律师参与诉讼，应当从以下几个方面着手考虑： 1）审查当事人是否适格；

2）本案应由何地人民法院管辖，是否可以提出管辖权异议； 3）是否超过诉讼时效；

4）对被告实际是否存在侵权及可能要承担的法律责任作出初步的判断； 5）被告侵权的证据情况及数量，并结合证据对原告专利的稳定性作初步分析；检索、搜集证据；

6）被告行为的法律性质及后果；

7）在综合以上分析的基础上，收集相关证据，在答辩期内考虑向国家专利复审委员会提出专利权无效宣告请求，以便向法院申请中止审理。

2、作为被告律师应从以下几方面进行抗辩： 1）以原告滥用专利权抗辩；

-原告未按时缴纳专利年费，专利处于“被视为放弃状态”；-原告专利已被中国专利局撤销；

-原告专利已经被专利复审委员会宣告无效；

-原告专利不符合专利性条件或其它法律规定，应当被宣告无效，且被告已向专利复审委员会提出无效宣告请求并被受理。

2）以被告不侵权进行抗辩，包括：

-被控侵权物（产品或方法）缺少原告发明或实用新型专利权利要求书中记载的必要技术特征；

-被控侵权物（产品或方法）的技术特征与原告专利权利要求对应必要技术特征相比，有一项或一项以上的技术特征有本质区别；

-属于个人（不包括单位）非经营目的的制造、使用行为； 3）以该行为不视为侵权进行抗辩，包括：-专利权用尽； －先用权； －临时过境权；

－科学研究与实验性使用。

4）以被告实施的技术方案系自由公知技术进行抗辩； －证明该已有技术应当是一项在专利申请日前已有的、单独的技术方案，或者专利为该领域普通技术人员认为是已有技术的显而易见的简单组合成的技术方案。

5）以合同抗辩。

－技术转让合同的受让方被诉侵权，律师作为其代理人可以合同抗辩，主张由转让方先承担侵权责任，而受让方承担连带责任。

6）以过了诉讼时效抗辩。

－专利侵权诉讼时效为二年，自专利权人或利害关系人知道或应当知道侵权行为之日起计算，代理律师可以提出专利权人行使超过诉讼时效的抗辩。

7）以禁止反悔原则抗辩。

8）以损害不存在或数额计算没有依据为由进行抗辩，包括：

－原告销量减少计算不正确；

－被告所获的利润计算不正确；

－损失的计算方式不正确；

－原告所依据的专利实施许可费用不合理。

9）以被告不存在过错，不应承担赔偿责任进行抗辩（特别是使用、销售行为）。

第十三条 专利申请权、专利权权属纠纷案件

（一）专利申请权纠纷案：即关于是职务发明创造还是非职务发明创造；关于合作完成或接受委托完成的发明创造，谁有权申请专利的案件。专利权权属纠纷案：即在授予专利权后，当事人就谁该是发明创造的真正权利人而发生争议的案件。

（二）律师代理此类案件，除应把握一般专利民事诉讼所具有的共同特点外，还应注意以下几点：

1、发明人与单位之间是劳动合同关系还是其他法律关系；

2、区分职务发明创造与非职务发明创造；

3、区分合作开发合同当事人与委托开发合同当事人；

第十四条 转让专利申请权、转让专利权、专利实施许可合同纠纷案件 律师代理此类案件，除参照民事合同纠纷的程序及处理方式之外，可参照《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》。

第十五条 发明专利申请公开后至获得专利权以前的使用费纠纷案件我国专利法对发明专利申请实行早期公开，延迟审查制度。律师代理此类案件，应明确在发明专利申请公开后至获得专利权以前，申请人可要求实施其发明的单位和个人支付适当的费用，但无权要求使用人停止使用其发明技术，如果使用人拒绝支付费用，申请人尚不能据此提起诉讼，一般是等待发明专利权授予后，与专利侵权纠纷一并解决。

第十六条 关于和解

律师代理专利民事诉讼案件，应考虑双方能否达成和解，并做好如下工作：

（一）作为原告律师：

1、充分了解侵权方的状况，并据此分析和解成功的可能性及侵权方支付赔偿款的能力；

2、按照诉讼要求，收集好侵权证据；

3、依据现有立法及实践经验评估出“如果诉讼的话”可能得到支持的赔偿额，并依此确定与侵权方和解时的最高价位及最低价位；

4、准备好谈判不成功后的下一步方案。

（二）作为被告律师

1、与被控侵权方进行充分沟通，并对被控侵权方是否构成侵权及可能要承担的法律责任作出初步的判断；

2、积极与原告进行沟通，尽可能了解其手中掌握的有关侵权的证据情况及数量；

3、准备控方不接受和解的下一步方案。第四章 与行政机关有关的专利法律业务

第一节 专利行政调解及查处

第十七条 律师代理如下专利案件后，可代为申请行政调解：

（一）专利申请权或专利权归属纠纷；

（二）发明人、设计人资格纠纷；

（三）职务发明的发明人、设计人的奖励和报酬纠纷；

（四）在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷；

（五）单独请求调解侵犯专利权赔偿数额案件。

第十八条 律师代理假冒专利行为案件，可直接举报、代为申请行政查处。第十九条 行政调处的专利管理机关的特殊性

特指由省、自治区、直辖市人民政府设立以及专利管理工作量大又有实际处理能力的设区的市人民政府设立的管理专利工作的部门。

第二十条 行政调处管辖

由被请求人和侵权行为地（侵权行为实施地和侵权行为结果地）的市级以上专利管理机关管辖。

第二十一条 律师代理行政调处案件，应做好如下工作：

（一）提交专利纠纷调解申请书或专利侵权纠纷处理请求书；

（二）收集被请求人专利侵权的相关证据。（具体可参照专利侵权诉讼证据内容的规定）；

（三）做好如果不能达成行政调解或对专利管理机关作出的处理决定不服向法院提起诉讼的准备工作。

第二节 专利行政诉讼法律业务

第二十二条 律师代理专利行政诉讼的案件范围包括以下几类：

（一）以中国国家知识产权局为被告，包括但不限于以下纠纷

1、对专利局不予受理其申请不服的纠纷；

2、对其专利申请被视为撤回、对其专利权被视为放弃或被终止不服的纠纷；

3、对专利局确定的申请日有争议，对专利局不确认其优先权不服的纠纷；

4、认为专利局作出的其他具体行政行为侵犯其合法权益的纠纷。

（二）以专利复审委员会为被告，包括但不限于以下纠纷：

1、对维持驳回申请复审决定不服的纠纷；

2、对专利权无效宣告请求决定不服的纠纷。

（三）以地方专利管理机关为被告

1、对冒充专利行为依职权进处罚不服提起的行政诉讼；

2、对专利管理机关的其他调处决定不服提起的行政诉讼。第二十三条 专利行政诉讼案件管辖法院

凡以中国国家知识产权和专利复审委员会为被告的专利行政案件，均由北京市第一中级人民法院作为第一审法院，北京市高级人民法院作为第二审法院。

对于以地方专利管理机关为被告的专利行政诉讼案件，则由被告所在地的对专利纠纷案有管辖权的中级人民法院管辖。

第二十四条 专利行政诉讼案件证据

律师代理该项业务，可以参照最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》，但应当注意专利行政诉讼特殊的证据规则：

专利行政诉讼的特殊性决定了在各种类证据中最具有证明力的应为书证，主要为各种专利文献。专利代理律师应在收集，检索国内外各种相关专利文献的基础上，分析其中主要技术特征，以支持自己主张。

第三节 专利海关备案及保护法律业务 第二十五条 专利权人要求海关对其与进出境货物有关的专利权实施保护的，可以将其专利权向海关备案。

第二十六条 专利海关备案管辖机关

专利权人应当向海关总署提出申请，申请文件应提交至海关总署政策法规司知识产权保护处。

第二十七条 律师为专利权人办理专利海关备案业务，应提交以下文件：

（一）专利权利证明：

1、专利证书的复印件（申请发明或者实用新型专利备案的，应当提交专利说明书；申请外观设计备案的，应提交外观设计的图片或照片）；

2、中国知识产权局出具的专利登记簿副本或者载有申请人名称的专利维持费收据的复印件（限专利证书的签发日期距申请备案日期一年以上的）；

（二）申请人身份证明：

加盖工商管理部门确认章的营业执照复印件（限境内工商企业）；或者公司登记文件复印件或者当地政府出具的证明（限境外工商企业）；或者申请人身份证件复印件（限专利权人为自然人的）；

（三）授权委托书；

（四）专利权人合法行使专利权的货物的名称、产地、进出境地海关、进出口商、主要特征、价格等；已知的侵犯专利权货物的制造商、进出口商、进出境地海关、主要特征、价格等。

（五）专利海关备案申请书。

第二十八条 海关可以根据《知识产权海关保护条例》对怀疑的进出口货物侵犯专利权的货物主动采取扣留的行政行为，也可以基于当事人的请求进行。

第二十九条 律师代理专利权海关保护案件注意事项：

（一）专利权海关保护既可以基于已向海关总署备案的专利而进行，也可以基于权利人向出口货物所在地海关投诉而进行。

（二）作为投诉方，应向海关提供被扣留货物等值的担保；作为被扣留货物一方也可以提供相应担保以使其货物得到海关放行。

第五章 专利刑事诉讼法律业务

第三十条 专利刑事诉讼主要针对假冒他人专利的行为，根据专利法的规定，假冒他人专利行为情节严重的，构成假冒他人专利罪，处三年以下有期徒刑、拘役或罚金。

第三十一条 律师处理此项业务应注意如下几个方面：

1、假冒他人专利行为与冒充专利行为的区别。

前者按照《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的 解释》第十条的规定界定；后者按照专利法的规定界定。

2、假冒他人专利行为与侵犯他人专利行为的区别。

当假冒他人专利行为情节严重并且侵犯他人专利权时，应当提起刑事附带民事诉讼。

3、非法经营数额和违法所得数额的区别。

“非法经营数额”，是指行为人在实施侵犯专利权行为过程中，制造、使用、销售侵权产品的价值；“违法所得数额”是指行为人在实施侵犯专利权行为过程中，制造、使用、销售侵权产品获利的数额。

4、一般情节和情节严重的区别及法律后果。

“情节严重”是指以下情形之一：非法经营数额在二十万元以上或者 违法所得数额在十万元以上的；给专利权人造成直接经济损失五十万元以上的；假冒两项以上他人专利，非法经营数额在十万元以上或者违法所得数额在五万元以上的；其他情节严重的情形。假冒专利行为，只有达到“情节严重”，才构成犯罪。

第六章 附 则 第三十二条 本指引适用于新疆维吾尔自治区律师办理专利法律业务。第三十三条 本指引与法律、行政法规、司法解释等相关法律规定有冲突或不符时，以法律、行政法规、司法解释等相关规定为准。

第三十四条 本指引由新疆律师协会业务指导及继续教育委员会负责解释。

第三十五条

本指引自新疆律师协会常务理事会通过之日起实施。17

第三篇：律师办理专利法律业务操作指引

广东省律师办理专利法律业务操作指引（2005年试行版－广东）

目录

第一章 总则

第二章 专利非诉讼法律业务

第三章 专利民事诉讼法律业务

第四章 与行政机关有关的专利法律业务

第一节专利行政调解及查处

第二节专利行政诉讼法律业务

第三节专利海关备案及保护法律业务

第五章

专利海关备案及保护法律业务

第六章

附则

第一章总则

第一条 为了指导律师从事专利法律服务业务，减少执业风险，特制定本操作指引。

第二条 本指上所称的专利法律服务业务，主要包括：各类专利申请，专利复审、无效，专利侵权判定，专利转让和专利许可等方面的非诉讼业务及诉讼业务。

第三条 专利业条有关的法律、法规及相关规定主要有：

（一）《中华人民共和国民法通则》

（二）《最高人民法院关于贯彻执行民法通则若干问题的意见》

（三）《中华人民共和国刑法》

（四）《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

（五）《中华人民共和国专利法》

（六）《中华人民共和国专利法实施条例》

（七）《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》

（八）《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行适用法律问题的若干规定》

（九）《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》

（十）《专利审查指南》

（十一）《最高人民法院关于专利法、商标法相关案件分工问题的批复》

（十二）《中华人民共和国知识产权海关保护条例》

第四条 本指上旨在为律师从事商标法律服务业务提供最基本的指引，律师还应结合自己的实践经验、丰富及完善各项业务操守。

第五条 本律师协会在处理本会会员执业经律和纠纷案件时，涉及专利法律业务的案件，参照本指引。

第二章 专利非诉讼法律业务

第六条 专利非诉讼业务主要包括，但不限于：

各类国内、涉外专利申请；专利申请的复审、专利权无效宣告；专利转达让及实施许可；提供专利保护整体战略规划分析，侵权判定分析等法律资询。

第七条 律师代理各类专利申请业务 律师代理此项业务，主要是负责办理申请专利的各种手续，其责任在于将发明创造的有关事实正确地按照法律的要求将其表述出来。提出专利申请必须迅速及时，在任何情况下，都应当注意法定期限限制。同时亦应当做好如下工作：

（一）国内申请：

1、专利代理律师从事该项业务的一般程序：

1）

提供专利申请咨询，对客户专利性进行分析；

2）

签订委托代理合同及专利代理委托书；

3）

发出律师费用报价及支付代理费用；

4）

整理客户递交的技术交底材料；

5）

代理人撰写申请文件，申请人审阅申请文件； 6）

向专利局递交申请文件，将受理通知书及申请文件副本交付申请人；

7）

经过专利局审批，收到授权决定后通知申请人登记手续；

8）

领取专利证书，并通知专利梭按时缴纳年费，转送专利局文件。

2、受理机关：

位于北京的国务院专利行政部门，即国家知识产权局负责管理全国的专利工作；统一受理和审查专利申请，依法授予专利权。

如申请港、澳、台专利，应单独向港、澳、台地区知识产权署（智慧财产局）办理。

3、理办理途径：

1）国内的申请人办理各种专利申请事宜有两途径：一是可以委托专利代理机构办理；二是可以自己直接向国家知识产权局提出申请。

2）外国人或外国企业在中国办理专利申请和其他专利事务，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理，但在中国有经常居所或营业所的外国人或外国企业除非。

4、提交有关文件。

1）应按照《专利法》及其实施细则规定的内容、式样、文字、书写方式和其他有关规定的要求，填写专利申请书、说明书、说明书摘要有权利要求书，提供处观设计的图片或照片等文件；

2）如委托代理机构的，还需要提交《专利代理委托书》。

5、及依法请求专利局审查专利申请。专利审查的目的在于，确定专利申请是否条例《专利法》规定的形式要件和实质要件，从而决定是否批准授予专利权。律师应当在法律规定的期限内，请求专利局对专利申请进行实质审查，以免逾期造成被动。

（二）国外申请：

1、从事该项业务的主体是国家知识产权局指定的涉外代理机构的专利代理律师。根据我国专利法规定，将在国内完成的发明创造向国外申请专利的，应当道先在中国国内申请专利。

2、办理途径：

专利代理律师可通过两种途径为申请人办理向国外申请专利业务，一种通过巴黎公约途径；另一种是通过PCT国际申请途径。

3、申请国外专利应提供的文件和资料

1）、申请国外专利指令信，该指令信应详细写明：申请人的名称（姓名）和地址；发明人的姓名和地址；指明申请专利的种类；拟提出申请的国家或地区；曾在国外申请专利的情况；是否要求优先权；委托人的联电话、地址等。

2）、该国内专利申请的请求书复印件；

3）该国内专利申请受理通知书复印件；

4）该国内专利申请的文件；

5）现有技术资料，指就申请人所知的与发明相关的专利文献、科技文献、外国专利局的检索报告或审查结果；

6）国外代理人委托书；

7）国外专申请表。

第八条 专利申请的复审、专利权的无效宣告业务

（一）专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服，可以向专利复审委员会请求复审，律师在专利申请复审程序中，应当为当事人做好如下工作：

1、提交专利复审请求书，说明理由，必要时还应当附具有关证据；

2、为当事人提出复审请求时或针对专利复审委员会的复审通知书作出签名册复时，可以根据实际需要修改专利申请文件，但修改公限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。

3、针对专利复审委员会的复审通知，要在指定的期限内陈述意见，否则复审请求视为撤回。

（二）自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或个人认为专利权授予不符合专利法之规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。律师应识识到代理无效宣告请求人及专利权人应从不同角度采取相应对策：

1、代理无效宣告请求人

1）分析被请求无效宣告专利情况；

2）检索相关文献，收集证明其无效的证据；

3）提交无效宣告请求书、授权委托书及说明无效理由；

4）在专利复审委员会受理无效宣告请求后，在提出无效宣告请之日起1个月内提交补充证据及增加无效理由； 5）参加口审。

2、代理专利权人

1）比较分析请求人提供的证据中所涵概的技术特征与专利权人专利技术的异同，检索文献，收集证据；

2）在指定期限内陈述意见；

3）发明或实用新型专利，可根据实际需要修改权利要求书，但不得扩大原专利的保护范围；

4）参加口审。

第九条 专利申请权转让、专利权转让合同及专利实施许可合同

（一）律师代理专利申请权转让、专利权转让合同谈判及起草应注意以下要领：

1、确认转让方是否有主体资格；

2、明确发明创造实施和转让情况及其后果；

3、审查专利申请有无被驳回的理由及明确被驳回的法律后果；明确专利利权被宣告无校的理由及其法律后果；

（二）律师代理专利实施许可合同，应当注意：

1、选择专利实施许可的种类；

2、明确专利实施许可的种类；

3、明确专利权终止和被宣告无效的法律责任；

4、审查专利实施许可合同的有效性，全面约定双方权利义务。

第十条

为企业、专利申请人提供其他专利法律顾问服务

（一）专利保护整体战略规划

1、确定企业生产技术成果可申请专利的领域；

2、为企业分析同行业的专利技术成果，以排除该企业生产技术发展与同领域其他企来专利的冲突；

3、帮助企业建立专利法务部，实现专利保护由专业、专门人员管理的体制；

4、帮助企业建立自身的专利数据库；

5、定期为企业技术人员提供培训服务，提高专利意识。

6、协助企业设立专利申请奖励机制。

（二）提供侵权判定分析，帮助企业确定技术发展的正确方向；

（三）帮助发明人判定申请专利的可行性及提供价值分析。

第三章

专利民事诉讼法律业务 第十一条

律师代理专利民事纠纷案件主要包括侵犯专利权纠纷案件；专利申请权、专利权权属纠纷案件；转让专利申请权、转让专利权合同纠纷案件；专利实施许可使用费纠纷案；发明专利申请公布后、专利权授予前使用费纠纷案件。

第十二条

专利侵权案件：

在专利有效期内，非法侵犯专利权人依法所享有的专利权利的行为。

《专利法》规定，专利权被授予以后，除法律另有规定的以处，未经专利权人许可，以生产经营为目产，制造、使用、销售、进口其发明或实用新型专利产品，或使用其专利方法以及使用、销售、进口依该方法直接获得的产品，或制造、销售、进口外观设计专利产品的行为都属于侵犯专利权的行为。

（一）专利侵权行为应同时具备以下几个条件：

1、有被侵犯的有效的专利权存在；

2、在《专利法》所述侵权行为；

3、施专利侵权行为的损害结果客观存在；

4、以生产经营为目的；

5、未经专利权人许可；

6、专利侵权人主观上必须有过错。

（二）作为原告代理律师

1、客户专利权受到侵犯时，律师可考虑通过提起民事诉讼帮助客户解决纠纷，并应从以下几六方面进行诉前分析：

1）本案是否属于人民法院受理范围；

请参照《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第1条规定。

2）审查当事人是否适格；

-审查原告是否是专利权人或利害关系人；

-审查是个人发明创造还是职务关明创造；

-审查是否属合作完成的发明创造，委托完成的发明创造，确定能否单个起诉，或需要共同作为原告。

3）审查专利目前的法律状态，确定专利保护范围；

4）本案应由何地人民法院管辖；

专利纠纷一审案件，由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖。

5）是否超过诉讼时效，有无诉讼时效中断、中止或延长的事由；

侵犯专利的诉讼时效为二年，自专利权人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该专利保护期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为；侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。

6）本案证据是否符合立案要求；

2、确定诉讼请求

1）停止侵害（适用于起诉时侵权行为仍在持续的案件）

2）消除影响、赔礼道歉（适用于侵权行为对专利权人的信誉造成损害的案件）

3）赔偿损失（适用于侵权并造成损害的案件）

3、收集和审查证据，包括：

1）证明原告专利权存在的证据，其中包括必须收集并提供专利证书；

-最近一年缴纳专利年费的收据；-专利公告；

-发明及实用新型专利说明书，外观设计专利图片；

-实用新型专利需提供专利检索报告。

2）证明被告侵权事实的证据，其中包括但不限于购买侵权产品，并提供统一专用发票，以证明侵权产品落入专利权人专利保护范围；收集相关网页、广告、杂志及报刊等相关资料，以证明被告侵权行为存在。

3）证明原告所花费用及损失的存在与数额

-费用：包括调查、制止侵权所支付的合理费用；

-损失：采取以下三种方式计算：

-以专利权人因侵权行为受到的实际经济损件作为损失赔偿额；

-以侵权人因侵权行为获得的全部利润作为损失赔偿额；-根据情节参照专利许可使用费的一至三倍合理确定。

4、诉前禁令、财产保全、证据保全措施：

从保护原告利益以及为防止被告毁灭证据角度来看，诉前申请采取责令停止侵权行为、证据保全措施是较好的方式。具体参照《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》

5、申请保全的证据、财产包括：

1）关于被告侵权行为的证据；

2）关于被告获利情况的证据；

3）查封、扣押、冻结相关财产。

（三）作为被告代理律师

1、作为被告代理律师参于诉讼，应当从以下几个方面着手考虑： 1）本案是否属于人民法院受理范围；

2）审查当事人是否适格；

3）本案应由何地人民法院管辖，是否可以提出管辖权异议；

4）是否超过诉讼时效；

5）对被告实际是否存在侵权及可能要承担的法律责任作出初步的判断；

6）被告侵权的证据情况及数量，并结合证据对原告专利的稳定情作初步分析；

7）被告行为的法律性质后果；

8）在综合以上分析的基础上，收集相关证据，考虑向国家专利复审委员会提出专利权无效宣告请求，以便在诉讼中申请法院中止案件审理。

2、作为被告律师应从以下几方面进行抗辩： 1）以原告滥用保护期限抗辩；

-原告未按时缴纳专利年费，专利处于“被视为放弃状态”；

-原告专利已被中国专利局撤辩；

-原告专利已经被专利复审委员会宣告无效；

-原告专利不符合专利性条件或其它法律规定，应当被宣告无效，具被告已向专利复审委员会提出无效宣告请求并被授理。

2）以被告不侵权进行抗辩

-被控侵权物（产品或方法）的技术特征与原告专利权利要主对应必要技术特征；

-被控侵权物（产品或方法）的技术特征与原告专利权利要求对应必要技术特片相比，有一项或一项以上的技术特征有本质区别；

-属于个人（不包括单位）非经营目的的制造、使用行为；

3）以该行为不视为侵权进行抗辩

-专利权用尽；

-先用权；

临时过境；

科学研究与实验性使用

4）以原告专利为已有技术抗辩

-仅适用于等同专利侵权，不适用于相同专利侵权的情况；

证明该已有技术应当是一项在专利申请日前已有的、单独的技术方案，或者专利为该领域普通技术人员认为是已有技术的显而易见的简单组合成的技术方案

5）以合同抗辩

-以被告实施的技术是通过技术转让合同从第三人处合法取得为由进行侵权抗辩，该抗辩不属于对抗侵权的理由，只是承担侵权责任的抗辩理由；

-技术转达让合同的受让方被诉侵权，律师作为其代理人可以合同抗辩，主张由转让方先承担侵权责任感，而受让方承担一般连带责任。

6）以诉认时效抗辩

-专利侵权诉讼时效为二年，自专利梭或利害关系人知道或应当知道侵权行为之日起计算，代理律师可以提出专利权人行使超过诉讼时效的抗辩。

7）以损害不存在或数额计算没有依据为由进行抗辩

-原告销量减少计算不正确；

-被告所获的利润计算不正确；-损失的讲算方式不正确；

-原告所依据的专利实施许可费用不合理。

第十三条 专利申请权、专利权权属纠纷案件

（一）专利申请权纠纷案，即主要关于是职务发明创造还是非职务发明创造；关于住是发明人或设计人；关于合作完成或接受委托完成的发明创造，谁有权申请专利。专利权权属纠纷案，即在授予专利后，当事人就谁该是发明创造的真正权利人而发生争议。

（二）律师代理此类案件，除应把握一般专利民事诉讼所具有的共同特点外，还应注意以下几点：

1、区分职务发明与非职务发明；

2、区分合作开发合同当事人与共同发明人；

3、依合同约定情况下的权利归属与依实际合作形成的权利共有。第十四条 转让专利申请权、转让专利权、专利实施许可合同纠纷案件律师代理此类案件，除参照民事合纠纷的程序及处理方式之外，可参《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》

第十五条 发明专利公布的，专利授予前的使用权用费纠纷

我国专利法对发明专利申请实行早期公开，延迟审查制度。律师代理此类案件，应明确在发明专利申请公开后至获得专利权以前，申请人可要求实施其发明的单位和个人支付适当的费用，但无权要求使用人停止使用其发明技术，如果使用人拒绝支付费用，申请人尚不能据此提起诉讼，一般是等待发明专利权授予后，与专利侵权纠纷一并解决。

第十六条 关于和解：律师代理专利民事诉讼案件，应考虑是否双方能达成和解。做好如下工作：

（一）作为控方律师：

1、充分了解侵权方的状况，并据此分析和解成功的可能性及侵权方支付赔偿款的能力；

2、按照诉讼要求，收集好侵权证据；

3、依据现有立法及实践经验评估出“如果诉讼的话”可能得到支持的赔偿额，并依此确定与侵权方和解时的最高价位及最抵价位；

4、准备好谈判不成功后的下一步方案。

（二）作为被控律师

1、与被控方进行充分沟通，并对被控方实际是滞存在侵权及可能要承担的法律责任作出初步的判断；

2、积极与控方进行沟通，尽可能了解其手中掌握的有关侵权的证据情况及数量；

3、判断被控方行为的法律性质及后果；

4、准备控方不接受和解的下步方案。

第四章与行政机关的关的专利法律业务

第一节专利行政调解及查处

第十七条 律师代理如下专利案件后，可代为申请行政调解：

（一）专利申请权和专权归属纠纷；

（二）发明人、设计人资格纠纷；

（三）职务发明的发明人、设计人的奖励和报酬纠纷；

（四）在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷。

第十八条 律师代理假冒专利行为案件，可直接举报、代为申请行政查处。

第十九条 行政调处的专利管理机关的特殊性 特指由省、自治区、直辖市人民政府设立以及专利管理工作量大又有实际处理能力的设区的市人民政府设立的管理专利工作的部门。

第二十条 行政调处管辖

由被请求人和侵权行为地（侵权行为实施地和侵权行为结果地）的市级以上专利管理机关管辖。

第二十一条 律师代理行政调处案件，应做好如下工作：

（一）提交专利纠纷调解申请书或专利侵权纠纷处理请求书；

（二）收集被请求人专利侵权的相关证据。（具本可参照专利侵权诉讼证据内容的规定）；

（三）作好如果不能达成行政调解或对专利管理机关作出的处理决定不服向法院提起诉讼的准备工作。

第二节专利行政诉讼法律业务 第二十二条 律师代理专利行政诉讼的案件范围包括以下几类：

（一）以中国国家知识产权局为被告，其中主要包括，但不限于

1、对专利局不予受理其申请不服的纠纷；

2、对其专利申请被视为撤回、对其专利权被视为放弃或被终止不服的纠纷；

3、对专利局确定的申请日有争议，对专利局不确认其优先权不服的纠纷；

4、认为专利局作出的其他具体行政行为侵犯其合法权益的纠纷。

（二）以专利复审委员会为被告，主要包括，但不限于

1、对维持驳回申请复审决定不服的纠纷；

2、对专利权无效宣告请求决不定期不服的案件。

（三）以地方专利管理机关为被告

仅对冒充专利行为依职权进处罚不服可提起行政诉讼，而地方专得管理机关的其他调处决定不服的，只可以向人民法院提起民事诉讼。

第二十三条

专利行政诉讼案件管辖法院

凡以中国国家知识关权和专利复审委员会为被告的专利行政案件，均由北京市第一中级人民法院作为第一审法院，北京市高级人民法院作为第二审法院。

对于以地方专利管理机关为被告的专利行政诉讼案年，则由被告所在地的对专利纠纷案有管辖权的中级人民法院管辖。

第二十四条

专利行政诉讼案件证据

律师代理该项业务，可以参照最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》，但应当注意专利行政诉特殊的证据规则： 专利行政诉讼的特殊性决定了在各种类证据中最具有证明力的应为书证，主要为各种专利文献。专利代理律师应在收集，检索国内外各种相关专利文献的基础上，分析其中主要技术特征，以支持自己的主张。

第三节专利海关备案及保护法律业务

第二十五条 权利人要求海关对其与进出境货物有关的知识产权实施保护的，应当将其知识产权向海关备案，可委托律师事务所及专利代理机构代为申请，亦可自己真接提出备案申请。

第二十六条 专利海关备案管辖机关

专利权人应当向海关总署提出申请，具体提交文件至海关总署政策法规司知识产权保护处。

第二十七条 律师为专利权人办理专利海关备案业务，应提交以下文件：

（一）专利权利证明：

1、专利证书的复印件（申请外观设计备案的，还应提交专利公告附图）；

2、中国专利局所具的专利登记簿副本或者载有申请人名称的专利维持费收据的复印件（限专利证书的签发日期距申请备案日期一年以上的）；

（二）申请人身份证明：

加盖工商管理部门确认的营业执照复印（限境内工商企业）；或者公司登记文件复印件或者当地政府出具的证明（限境外工商企业）；或者申请人身份证件复印件（限专利权人为自然人）；

（三）代理授权委托书：

（四）代理人身份证明：加盖工商管理部门确认章的营业执照复印件（限境内工商企业）；或者设立律师事务所的批准文件；

（五）专利海关备案申请书。第二十八条 海关根据《知识产权海关保护条例》对怀疑的进出口货物侵犯专利权的货物采取扣留的行政行为，该程序也可以基于当事人的请求进行。

第二十九条 律师代理专利权海关保护案件注意事项：

（一）专利权海关保护既可以基于专利进行了海关保护备案登记而进行，也可以基于权利人向出口货物所在地海关投诉而进行。

（二）作为投诉方，应向海关提供被扣留货物等值的担保，被扣留货物一方也可以提供相庆担保以使其货物得到海关放行。

第五章 专利刑事诉法律业务

第三十条 专利刑事诉讼主要针对假冒他人专利的行为，据专利法的规定，假冒他人专利行为情节严重的，构成假冒他人专利罪，处三年以下有期徒刑、换拘役或罚金。

第三十一条 律师师处理此项业务时应注意如下几个方面：

（一）假冒他人专利行为主要是：

1、行为人在自己的产品上标明是他人的专利产品，或直接标明他人专利的专利号、专利标记、或者在广告中宣传自己生产和推售的产品是他人的专利产品；

2、行为人通过不正当手段骗取到他人的专利证书，将自己生产的产品冒充该专利产品，到商业部门推销，在产品上虽然未注明是他人的专利产品，但商业部门凭着专利证书，将该产品当作他人的专利产品宣传、出售。

（二）实践中应划清的几个界限：

1、仿制专利产品不属于假冒他人专利；

2、未经专利权人同意，许可或委托他人实施专利，不属于假冒他人专利；

（三）“情节严重”的界定： 假冒他人专利只有达到情节严重，才构成刑事犯罪，具本指因假冒他人专利而给专利权人的权益造成严重损害，严重干扰专利管理秩序或给社会造成严重后果、造成恶劣影响的情况。

第六章 附则

第三十二条

本指引适用于广东省律师办理专利法律业务，本指引由广东省律师协会知识产权专业委员会负责解释。

第三十三条

本指引与法律、法规、司法解释等相关法律规定有冲突或不符时，以法律、法规、司法解释等相关法律规定为准。

第三十四条

本指引自公布之日起实施。

第四篇：上海市律师协会《律师提供专利法律服务业务操作指引》

上海市律师协会《律师提供专利法律服务业务操作指引》

（2007年12月18日业务研究与职业培训委员会会议通过）

1.专利权和专利权法律保护 1.1 专利权

专利权是指一个国家专利主管机关依法授予专利申请人或其专利申请权继承人在法定时间中，在该国（或地区）地域内享有的相应的独占性的权利。

1.2.我国专利法保护的专利类型

我国专利法规定因发明创造的类型不同而分别授予发明专利权、实用新型专利权和外观设计专利权，也就是将专利分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种类型。

发明是指对产品、方法或其改进所提出的新的技术方案。发明专利既保护产品发明，也保护方法发明以及用途发明。产品发明是指仪表、机器、设备、装置或者液态、气态、粉末状物质等人类创造的有形物。方法发明是指制造特定产品或者实现特定技术目标采用的工艺流程、制造方法、技术手段以及开拓性的用途的发明创造。

实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。实用新型必须是产品发明创造，而方法发明创造及用途发明创造都不能申请实用新型专利；实用新型必须是具有固定形状和构造的产品发明创造；没有固定形状和构造的气态、液态和粉末、颗粒状物质以及单纯的线路等不能申请实用新型专利。

外观设计是指对产品的形态、图案、色彩或者其结合作出的富有美感的并适于工业上应用的新设计。外观设计是一种以工业应用为目的，依附于以具体工业方法生产之产品的美学设计，可以是形状、图案、色彩三种要素的一种或者两种、三种的组合，外观设计既可以是平面的，也可以是立体的。外观设计专利保护对象只是产品外观的美学设计，不涉及产品的技术内涵。

1.3.我国专利权的期限

我国专利法规定：发明专利权期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权期限都是10年，都从专利申请日起算。但是如果更确切地讲，我国各类专利权的专利权实际保护期限要比上述年限短一些。例如发明专利申请共经历了三个阶段，先是提出申请，再是专利申请文件早期公开，最后是批准授权与否。在提出申请至早期公开这一阶段专利申请的技术内容还是保密的，法律只保护专利申请人因“申请在先”而依法产生的“先申请权益”，但对已申请专利的技术内容没有实质的专利权保护，这一阶段对相关技术内容的保护，仍然适用于技术秘密保护的法律规定。在早期公开至批准授权与否这一阶段中，我国专利法规定只给予专利申请人以“临时保护”，即“申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用”，但决不是实质的完整的专利保护。直到正式授予发明专利权后，专利申请人才正式“转正”为专利权人，享有真正的完整的专利权。所以，发明专利权的全面的保护期限实际上应当从授予专利权日起开始。同理，实用新型专利权和外观设计专利权的全面保护期限也开始于授予专利权日起。

1.4 我国专利权的保护客体和保护内容 1.4.1保护客体

并非所有的发明创造都能够被授予专利权，根据我国专利法，首先，对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权；其次，对下列各项，不授予专利权：

（一）科学发现；

（二）智力活动的规则和方法；

（三）疾病的诊断和治疗方法；

（四）动物和植物品种－但其生产方法，可以依照专利法规定授予专利权；

（五）用原子核变换方法获得的物质。

1.4.1保护内容

我国专利法规定：发明和实用新型专利权被授予后，除另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。我国专利法还规定：发明专利权和实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用以解释权利要求。外观设计专利权的保护范围则以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。

1.5我国的专利主管机关

根据《专利法》第3条的规定，国家知识产权局管理全国的专利工作；统一受理和审查专利申请，依法授予专利权。

省、市、县（含县级市、区）人民政府管理专利工作的部门负责本行政区域内的专利管理工作。

2.我国现有专利立法、相关规定及国际条约 2.1.《中华人民共和国专利法》（1985.4.1施行；第一次修改后1993.1.1施行；第二次修改后2001.7.1施行）

2.2 《中华人民共和国民法通则》（1987.1.1施行）2.3 《中华人民共和国刑法》（1997.10.1施行）

2.4 《专利法实施细则》（1985.4.1施行；第一次修改后1993.1.1施行；第二次修改后2002.7.1施行）

2.5 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（2001.7.1施行）

2.6 《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》（2001.7.1施行）

2.7 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》（1992.2.9施行）

2.8.《最高人民法院关于专利侵权纠纷案件地域管辖问题的通知》（1987.6.29施行）

2.9《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2004年11月2日施行）

2.10 《专利代理条例》（1985.9.12；第一次修改后1991.4.1施行）2.11《专利行政执法办法》（2001.12.17施行）

2.12《中华人民共和国知识产权海关保护条例》（2004年3月1日施行）2.13 《国防专利条例》(2004年11月1日起施行)2.14 《审查指南》(2006年新版)2.15《国家知识产权局行政复议规程》（2002年9月1日起施行）除上述与专利相关的主要法律法规和司法解释外，关于与专利相关的国际条约，我国于1985年加入《保护工业产权巴黎公约》，1993年加入《专利合作公约》，2001年加入世贸组织WTO，我国承诺履行《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS）。

3.专利非诉讼法律服务 3.1 专利管理

在专利非诉讼法律服务中，指导客户建立专利管理机构，进行有效的专利管理是知识产权律师重要的工作内容。

3.1.1 确定专利管理机构的职责范围 专利管理机构的职责范围通常包括以下内容： ① 相关技术领域最新专利信息的收集与分析。② 国内外专利申请的办理。③ 专利文件的整理与归档管理。④ 专利价值评估。⑤ 参与专利战略的制订。⑥ 参与专利诉讼的进行。3.1.2.指导客户制定专利战略

专利战略的内容包括专利调查战略、专利申请战略、专利实施战略和专利诉讼战略等方面。其中专利调查战略通常包括技术动向调查、专利性调查、专利法律状态调查、同族专利调查、监视调查等。

专利申请战略通常包括基本专利战略、外围专利战略、抢先申请战略等。专利实施战略主要包括专利实施战略、专科转让战略、专利许可转让、专利引进战略等。

3.1.3.指导客户进行专利培训

律师应当专利管理机构门定期安排有关课程对员工进行专利知识培训，培训的内容包括专利相关法律法规，相关案例，最新专利信息等。

3.2指导客户进行专利转让和实施许可业务

3.2.1 根据专利法的的规定，专利申请权和专利权都可以转让。在办理专利申请权和专利权转让业务时，应注意以下几点：

（1）中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的，必须经国务院有关主管部门批准。（2）转让专利申请权或者专利权的，让与人与受让人应当订立合同。该合同为要式合同，即必须以书面形式订立。对转让专利申请权或者专利权的合同，除专利法或有关行政法规另有规定的以外，应适用《中华人民共和国合同法》的有关规定。

（3）转让专利申请权或者专利权的让与人与受让人订立转让合同后，应当向国务院专利行政部门办理登记。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。需要指出的是，当事人办理登记，是专利申请权或者专利权转移生效的要件，而不是转让合同生效的要件。依照合同法的规定，依法成立的转让专利申请权或者转让专利权的合同，自成立时即生效，当事人一方不得以未经登记为由主张合同无效。合同成立后，因未向国务院专利行政部门办理登记手续使转让不生效的，当事人应当依法补办登记手续。

（4）按照国务院发布的《国防专利条例》的规定，国防专利申请权和国防专利权只能向国内的中国单位或者中国公民转让，禁止向国外的单位或者个人转让。转让国防专利申请权或者国防专利权的，属于全民所有制单位的，须经该单位上级主管部门批准；属于集体所有制单位或者个人的，须经国防专利局批准。向中外合资经营企业、中外合作经营企业转让国防专利申请权或者国防专利权的，须向国防专利局提出申请，由国防专利局报国防科工委批准。

3.2.2 按照被许可人取得的实施权的范围以及被许可人享有的权利，可以将专利实施许可分为以下5种类型：

（1）独占实施许可（简称独占许可）是指在一定时间内，在专利权的一定地域范围内，专利权人只许可一个被许可人实施其专利，而且专利权人自己也不得实施该专利。独占实施许可被许可人的地位与专利权人有相似之处。独占实施许可的被许可人可以根据合同的约定独占地实施专利技术，排除专利权人的实施行为，也可以在专利权人不起诉的情况下单独提起侵权诉讼，或者请求人民法院采取诉前临时措施。

（2）排他实施许可（简称排他许可）也称独家许可，是指在一定时间内，在专利权的一定地域范围内，专利权人只许可一个被许可人实施其专利，但专利权人自己有权实施该专利。排他许可与独占许可的区别就在于排他许可中的专利权人自己享有实施该专利的权利，而独占许可中的专利权人自己也不能实施该专利。

（3）普通实施许可（简称普通许可）是指在一定时间内，专利权人许可他人实施其专利，同时保留许可第三人实施该专利的权利。这样，在同一地域内，被许可人同时可能有若干家，专利权人自己也可以实施。普通许可是专利实施许可中最常见的一种类型。普通许可的被许可人能否作为原告提起侵权诉讼，能否申请人民法院采取临时措施，关键在于实施许可合同的具体约定。

（4）分实施许可（简称分许可）是针对基本许可而言的，即在被许可人与专利权人订立实施许可合同的基础上，被许可人依照与专利权人的协议，作为许可人再许可第三人实施同一专利，被许可人与第三人之间的实施许可就是分许可。被许可人签订这种分许可合同必须得到专利权人的同意，否则无权订立分许可合同。

（5）交叉实施许可（简称交叉许可）也称作互换实施许可，是指两个专利权人互相许可对方实施自己的专利。这种许可，两个专利的价值大体是相等的，所以一般是免交使用费的，但如果二者的技术效果或者经济效益差距较大，也可以约定由合同一方当事人给予另一方当事人以适当的补偿。交叉许可的性质，既可以是普通许可，也可以是独占许可或排他许可。

3.3 代理专利行政维权

3.3.1.代理客户提起行政处理请求

我国《专利法》第57条的规定，专利权被侵犯的救济方式包括：（1）协商，即专利侵权纠纷可以由当事人协商解决；（2）司法救济，即专利权人或者利害关系人向人民法院提起民事诉讼；（3）行政救济，即专利权人或者利害关系人请求管理专利工作的部门处理，要求责令停止侵权行为，也可以就赔偿额请求调解。

管理专利工作的部门对专利侵权纠纷的处理包括以下职能：一是应当事人的请求，对专利侵权纠纷进行处理，认定侵权行为成立的，责令侵权人立即停止侵权行为，这是具体行政行为，当事人不服的，可以依法提起行政诉讼。侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。二是在行政处理的过程中，应当事人的请求，就专利侵权的赔偿额进行调解。这是一种调解，不具有约束力，调解不成的，当事人可以依法提起民事诉讼。律师在指导客户向专利管理部门提出行政请求，主要包括以下工作内容：起草行政请求书、指导客户收集必要的权利证据和侵权证据等。

3.3.2.代理客户进行海关知识产权保护备案

根据《知识产权海关保护条例》的规定，海关依照国家有关法律规定，在边境执法中保护与进出境货物有关并受中华人民共和国法律行政法规保护的知识产权，其中包括专利权。

律师在代理当事人办理知识产权海关备案时应注意，权利人向海关总署提出海关保护备案申请，应事先向海关领取备案申请书。权利人或其代理人应按照要求填写申请书，并随附有关文件，送交或寄送海关总署。

权利人提出备案申请，应按照一项权利一份申请的原则提出，即每份申请书只能就一份权利证书上的专利提出申请。申请书应用中文填写，并保证交验的申请文件真实、有效。

权利人在提交申请时应当同时附送下列文件：①专利权人的身份证明文件；授权委托书；②专利证书的复印件，经专利局登记和公告的专利转让合同副本，专利实施许可合同副本；③海关总署认为需要附送的其他文件。交验的文件为外文的，同时提交中文译本。

3.4专利申请代理 3.4.1国内专利代理

根据专利法规定，中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的，可以委托专利代理机构办理。因此，具有专利代理资格的律师事务所可以以事务所身份从事专利代理法律服务的；而没有专利代理服务资格，但确有能力从事专利代理法律服务的，可以参照民事诉讼中类似公民代理的方式，从事专利代理工作。

专利代理根据申请专利类型的不同而有所不同。

申请发明专利的，一般包括如下几个阶段：

1、撰写发明申请文件并递交申请：与客户建立委托关系后，首先与客户进行沟通，进行技术交底；然后对相关技术进行检索，确定相关发明的发明点；正式撰写申请文件，包括权利要求书、说明书等；递交正式申请。

2、专利审查中的代理：

1、初步审查程序中的代理：协助客户做好初审程序中对文件、期限和费用的管理，对可能的程序或其他瑕疵进行补正；

2、实质审查程序中的代理：主要为帮助客户做好对专利局针对申请文件可能作出的实质审查意见通知书的答复。

3、授权阶段的代理：对最终获得授权的发明申请，应协助客户做好对相关文件、期限和费用的管理。

申请实用新型或外观设计专利的，一般包括如下几个阶段：

1、撰写申请文件并递交申请：与客户建立委托关系后，首先与客户进行沟通，进行技术交底；然后对相关技术进行检索，确定相关发明创造的发明点；正式撰写申请文件；递交正式申请。

2、初步审查程序中的代理：协助客户做好初审程序中对文件、期限和费用的管理，对可能的程序或其他瑕疵进行补正；

3、授权阶段的代理：对最终获得授权的发明申请，应协助客户做好对相关文件、期限和费用的管理。

3.4.2涉外专利代理

根据专利法规定，在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理；中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的，应当先向国务院专利行政部门申请专利，委托其指定的专利代理机构办理，并遵守专利法第四条的规定；中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请；申请人提出专利国际申请的，应当遵守前述规定。因此，除极少数例外，律师事务所律师从事涉外专利申请，相应律师事务所应具有涉外专利申请代理资格。

在涉外专利申请实务上，一般分为国内向国外申请（内向外）和国外向国内申请（外向内），其形式一般分为PCT模式和优先权模式。鉴于篇幅和其服务的特殊性，此处不做展开。3.5专利行政复议代理

根据规定，公民、法人和其他组织,认为国家知识产权局的具体行政行为侵犯其合法权益的,可以向国家知识产权局申请复议。复议申请人、第三人可以委托代理人代为参加复议。因此，律师可以代理复议申请人、第三人参加国家知识产权局的行政复议。

按规定，目前国家知识产权局受理专利行政复议的范围，包括:(一)专利申请人对不予受理其申请不服的;(二)专利申请人对申请日的确定有争议的;(三)专利申请人对视为未要求优先权不服的;(四)专利申请人对其专利申请按保密专利申请处理或者不按保密专利申请处理不服的;(五)专利申请人对专利申请视为撤回不服的;(六)专利申请人对视为放弃取得专利权的权利不服的;(七)专利权人对专利权终止不服的;(八)专利申请人、专利权人因耽误有关期限导致其权利丧失,请求恢复权利而不予恢复的;(九)专利权人对给予实施强制许可的决定不服的;(十)强制许可请求人对终止实施强制许可的决定不服的;(十一)国际申请的申请人对国家知识产权局根据专利法实施细则第一百零二条终止其国际专利申请不服的;(十二)国际申请的申请人对国家知识产权局根据专利法实施细则第一百一十五条所作复查决定不服的;(十三)专利代理机构对撤销其机构的处罚不服的;(十四)专利代理人对吊销其《专利代理人资格证书》的处罚不服的;(十五)公民、法人和其他组织认为国家知识产权局作出的其他具体专利行政行为侵犯其合法权益的。不包括：(一)专利申请人对驳回专利申请的决定不服的;(二)专利申请人对复审决定不服的;(三)专利权人和无效宣告请求人对专利复审委员会就无效宣告请求所作决定不服的;(四)专利权人或实施强制许可的被许可人对实施强制许可使用费的裁决不服的;(五)国际申请的申请人对国家知识产权局作为国际申请的受理单位、国际检索单位和国际初步审查单位所作决定不服的。有关专利行政复议的具体事项，可参照相关律师从事行政复议指引及《国家知识产权局行政复议规程》规定。

3.6专利复审代理

理论上，专利复审是一种特殊的专利行政复议程序。根据专利法，专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内，向专利复审委员会请求复审。专利复审委员会复审后，作出决定，并通知专利申请人。

在复审代理中，主要工作包括：

1、分析确定请求复审的理由，撰写并向专利复审委员会提交复审请求书，必要时，可对专利申请文件进行修改以消除驳回决定指出的缺陷；

2、对专利复审委员会合议组可能发出的复审通知书进行仔细研究并答复，必要时，可对专利申请文件进行修改以消除复审通知书指出的缺陷；

3、参加复审程序中可能发生的口头审理。

4、收到复审决定书后，若维持原驳回决定的，应协助客户仔细分析；客户对专利复审委员会的复审决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

3.7 专利无效代理 理论上，可将专利无效归入为一种特殊的专利行政复议程序。专利法规定：自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。实务中，专利无效常常成为专利侵权诉讼中，被告的一种诉讼手段。专利无效代理包括代理专利无效申请人和代理专利无效被申请人。

代理专利无效申请人的律师主要工作包括：

1、与客户建立委托关系，根据无效请求的目的确定无效代理中的整体策略；

2、分析相关专利及公知技术，决定无效宣告请求的理由，并组织证据，按规定撰写并提交无效请求书及相关证据，并及时缴纳费用；

3、答复复审委员会无效合议组可能发出的审查通知书；

4、参加可能的口头审理程序，对相关证据、事实进行质证、辩论，进一步结合证据阐述无效理由；

5、帮助客户分析无效请求审查决定，以确定是否可能提起诉讼；若与侵权诉讼有关的，应依此确定在侵权诉讼中的后续对策。

代理专利无效被申请人的律师主要工作包括：

1、与客户建立委托关系，分析无效宣告请求书的理由、证据，确定无效代理中的整体策略；

2、按规定撰写并提交针对无效请求书的意见陈述书，必要时，应协助客户修改被申请无效发明或实用新型专利的权利要求书；

3、答复复审委员会无效合议组可能发出的审查通知书；

4、参加可能的口头审理程序，对相关证据、事实进行质证、辩论，进一步反驳无效宣告请求书无效理由；

5、帮助客户分析无效请求审查决定，以确定是否可能提起诉讼；若与侵权诉讼有关的，应依此确定在侵权诉讼中的后续对策。

无论是代理专利无效申请人还是代理专利无效被申请人，律师都应当按无效中的策略判断是否进行和解。

4.专利诉讼法律服务 4.1 专利民事诉讼 4.1.1专利权归属纠纷

此类案件主要包括专利申请权纠纷案件、专利权权属纠纷案件、职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案件和发明人、设计人资格纠纷案件等。律师代理此类案件应注意以下几个问题：

4.1.1.1 管辖

法院对专利权属纠纷的管辖，由被告住所地人民法院管辖。4.1.1.2.与专利侵权纠纷能否并案审理 在实践中，往往遇到专利权属纠纷与专利侵权纠纷交织在一起，比如，原告起诉要求分享被告（专利权人）的专利权，同时要求法院追究被告转让或实施该专利的侵权责任。法院在审理此类案件是，通常会对两个纠纷案件分案审理。

4.1.2 专利合同诉讼

此类案件主要包括专利申请权转让合同案件、专利权转让合同纠纷案件、专利实施许可合同纠纷案件等。律师代理此类案件应注意以下几个问题：

4.1.2.1.管辖

根据《合同法》规定的“或裁或审”原则，律师应当指导当事人选择合适的争议解决方式。同时，就应注意按照合同约定的法院来确定管辖，如果约定不明或约定违反级别管辖或专属管辖的，约定无效。

4.1.2.2 准确定位合同类型

专利合同纠纷涉及多种不同的合同类型，其法定的权利、义务也各不相同。因此，律师应仔细分析争议合同的真正类型，然后确定当事人的权利义务及相应的违约责任等。

4.1.3 专利侵权诉讼

4.1.3.1 作为原告代理人律师实务 4.1.3.1.1 权利证据的收集与整理

主要包括专利证书、说明书及其附图、专利缴费单据、专利登记簿副本、专利实施许可合同等，以确认原告是否有诉讼主体资格。

4.1.3.1.2 侵权证据的收集与整理

专利案件的侵权证据主要是指侵权产品及与其相关的资料，如网页、销售广告、销售合同等。权利人在收集侵权证据时必须采取合法的手段；对于一些关键的证据，建议采用公证取证的方法。

4.1.3.1.3专利侵权分析

综合前述权利证据和侵权证据，进行专利稳定性以及专利与侵权产品技术特征对比分析，出具专利侵权分析报告，初步判断诉讼可能性，并确定是否采取下一步的诉讼措施。

4.1.3.1.4 诉前临时措施的运用

如果企业决定通过诉讼途径解决侵权纠纷，则可以考虑使用诉前临时措施。诉前临时措施，包括诉前禁令、财产保全和证据保全三种。诉前禁令，可以根据具体情况，申请采取查封、扣押或法律规定的其它方法。财产保全，可以根据具体情况，采取查封、扣押、冻结或法律规定的其它方法。证据保全，可以根据具体情况，采取查封、扣押、拍照、录像、录音、复制、鉴定、勘验等方法。《中华人民共和国专利法》第六十一条规定，专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请责令停止有关行为和财产保全的措施。最高人民法院制定发布的《最高人民法院关于诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》，对人民法院如何适用该项诉前临时司法措施作出了具体司法解释。

4.1.3.1.5起诉

律师在了解案情后，应确定专利侵权类型及被告，在考查诉讼时效后确定管辖法院提起诉讼。

级别管辖上，中级以上人民法院对一审专利案件具有管辖权。

地域管辖上，专利侵权纠纷案件，由侵权行为地和被告住所地人民法院管辖。如果存在多个被告，可以选择其中一个被告的侵权行为地或被告住所地人民法院管辖。

需注意，根据不同案情及被告采取的对应措施，在被告提起无效的情形下参加相应无效程序及无效所应当采取的策略；参与侵权诉讼合议庭可能提起的中止案件听证等。

4.1.3.1.6举证期限结束后，根据合议庭的安排，参加庭审。针对争议较大的技术问题，可申请鉴定。

4.1.3.1.7一审判决后，分析判决内容并根据客户的要求，提起上诉或或放弃上诉。

4.1.3.2.作为被告代理人律师实务 4.1.3.2.1 原告权利确认。

在收到起诉状副本后，首先应该查证对方的详细信息，同时进行相关的专利检索，对权利人的主体资格、专利有效性进行确认。

4.1.3.2.2 自我审查

审查自己的被控产品否侵权对方的专利权。将涉嫌侵权产品与专利的技术特征进行比较，进行专利侵权分析，出具法律报告。

审查已有技术，以确定是否应针对涉案专利权是否提起无效，并参与无效程序；通过无效程序，申请法院中止侵权案件的审理。如果发现本企业确实已经侵犯对方的专利权且无效可能性较低，则应当在诉讼及无效过程中与对方进行协商，尝试以和解解决纠纷。

针对庭审中争议较大的技术问题，可申请鉴定。4.1.3.2.3 应对原告申请的“诉前临时措施”

如果对方已经申请了“诉前临时措施”，对于财产保全，可根据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条的规定，向法院提供担保，由法院决定解除财产保全。

对于诉前禁令和证据保全，如果确定本企业没有侵权行为，应该积极应诉，尽量缩短诉讼时间，同时准备向对方提出赔偿要求。

4.1.3.2.4侵权抗辩

当企业在专利侵权诉讼中作为被告被控侵权的时候，可以采取以下几种方法进行抗辩：滥用专利权抗辩、不侵权抗辩、已有技术抗辩、诉讼时效抗辩。

4.2 专利行政诉讼

由于作出行政决定的机关不同、决定的内容不同，专利行政案件可以分为以下三类：

（1）以专利复审委员会作为被告的专利行政案件，包括①.不服专利复审委员会维持驳回申请复审决定的案件。②不服专利复审委员会专利权无效宣告请求决定的案件。

（2）以国家知识产权局专利局为被告的专利行政案件，包括①.不服国家知识产权局专利局作出的实施强制许可决定的案件。②不服国家知识产权局专利局作出的实施强制许可使用费裁决的案件。③不服国务院专利行政部门行政复议决定案件。

（3）以管理专利工作的部门为被告的专利行政案件，包括①不服管理专利工作的部门做出的责令停止专利侵权行为的案件。②不服管理专利工作的部门做出的处罚假冒他人专利行为的案件。③不服管理专利工作的部门做出的处罚冒充专利行为的案件。④不服管理专利工作的部门做出的对专利代理机构或者专利代理人的惩戒行为的案件。

4.3 专利刑事诉讼 4.3.1罪名概述

4.3.1.1《中华人民共和国刑法》第二百一十六条，假冒专利罪。假冒专利行为包括：（1）未经许可，在其制造或者销售的产品、产品的包装上标注他人专利号的；

（2）未经许可，在广告或者其他宣传材料中使用他人的专利号，使人将所涉及的技术误认为是他人专利技术的；

（3）未经许可，在合同中使用他人的专利号，使人将合同涉及的技术误认为是他人专利技术的；

（4）伪造或者变造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件的。4.3.2刑事案件的具体操作

作为侵犯假冒专利罪案件的被告辩护人，律师可以注意以下几个方面的问题：

（1）原告提供的证据不能证明其享有专利权，具体要点参照民事部分。（2）起诉被告侵权的事实不清，证据不足或程序违法。（3）犯罪构成要件不满足：

①不具备犯罪构成的主观要件。主观上没有犯罪的故意，不构成犯罪。“假冒专利罪”的主观要件只能是故意，疏忽大意的过失或过于自信的过失都不能构成侵犯假冒专利罪。

②不具备犯罪构成的客观要件。假冒专利罪的认定条件包括：（1）非法经营数额在二十万元以上；或者（2）违法所得数额在十万元以上的；或者（3）给专利权人造成直接经济损失五十万元以上的；或者（4）假冒两项以上他人专利，非法经营数额在十万元以上或者违法所得数额在五万元以上的；（5）其他情节严重的情形。

附则

本指引由上海市律师协会知识产权法律研究委员会起草，并非强制性或规范性规定，仅供律师在实际业务中参考。

第五篇：葡萄酒操作指引

黄埔海关进口葡萄酒集中审核操作指引

一、黄埔海关对进口葡萄酒实行何种审核模式？

黄埔海关对进口葡萄酒实行“企业+商品”备案制管理模式。葡萄酒进口企业必须在货物进口前，到黄埔海关审单处办理企业和进口商品备案登记，取得企业备案号，才能向海关申报进口，同时在报关单备注栏注明进口企业备案号。

二、葡萄酒海关备案跟以前的备案制有何不同？

新备案制是以企业和商品为主要内容的备案模式，而旧备案制是以合同备案预审核为主要内容的备案模式。新备案制以加强监管、提高效能、加快通关速度为管理目标，以分类管理及风险管理为指导思想，以“企业+商品”为管理单元，结合程序性审核的一种管理模式。

三、黄埔海关进口葡萄酒由哪个部门负责审核？

根据《黄埔海关进口葡萄酒集中审核管理办法》，黄埔海关审单处审单一科负责集中审核黄埔海关进口葡萄酒电子报关单。

四、进口葡萄酒海关备案包括哪些方面内容？

进口葡萄酒海关备案包括葡萄酒进口企业（实际收货单位）备案和进口商品清单及其酒标备案。

五、首次备案企业需提供哪些资料及由何人到海关办理？

首次备案企业需提供资料：

1、备案企业营业执照、税务登记证（包括国税和地税）。（纸制）

2、备案商品清单（按照附表一格式填写）（电子版）

3、备案商品完整、清晰纸质及电子酒标（外文正、背标、300万像素以上）。（纸制）（电子版）

4、主营合作酒庄介绍及主要品牌情况报告。（纸制）

5、办公场所地址、法人代表、负责人、业务经办人姓名及联系电话。（纸制）（电子版）

六、进口葡萄酒企业何时何地递交资料给海关进行备案。

葡萄酒进口企业（实际收货单位）在报关单申报前的7个工作日到海关备案，将资料递交到黄埔海关新大楼一楼东大厅 “葡萄酒资料交接窗”，并在备案登记本上登记。

七、进口葡萄酒企业如何取得备案编号及备案时效？

海关在收到企业递交的资料后，经过整理分析，确认资料齐全完整有效的，在5个工作日内予以企业备案编号，企业到海关东大门“葡萄酒资料交接窗”领取备案回执，企业在申报时在报关单备注栏输入备案号；如果资料不完整或有疑问的，将通知企业补充资料或解答疑问，待资料完善后，方予以编号备案。

八、在2011年7月11日前已进行过备案的企业及商品，如何领取备案号？

企业到海关东大门“葡萄酒资料交接窗”，提供或补齐第五条所述备案资料，经海关核对旧备案资料库无误后予以备案号。

九、已备案企业要添加新商品如何办理备案及报关手续？

企业到新海关大楼东大厅“葡萄酒资料交接窗”，办理新商品及纸质电子酒标备案后，即可向海关申报。填报报关单时必须在报关单备注栏注明企业备案号（商品报关单项数*），加以标识。品名牌子跟已备案商品相同但容量年份不同也视为新商品。

十、外挂形式通知企业带报关单证等相关资料包括哪些资料？

见附表二企业提供商品请单。

以上资料若提供复印件的应注明与原件相符并加盖企业印章，企业提供的资料必须真真实有效，若企业提供虚假资料及有低瞒报价格线索移交稽查、缉私部门处理。

十一、企业何时递交报关单进口葡萄酒电子信息资料（报关单、发票和酒标照片电子扫描件）？

企业或报关行在报关单海关审结后必须同步向审单处递交该份报关单进口葡萄酒电子信息资料（报关单、发票和酒标照片电子扫描件）；格式：报关单、发票和酒标照片以扫描方式保存，并压缩在一个文件包中，文件包命名方式为“某某企业，葡萄酒外文名称，进口年月”，如“广州卡聂高，CHATEAU LAFITE ROTHCHILD,2010年2月”；递交方式：以U盘形式递交到新海关大楼东大厅“葡萄酒资料交接窗”，或以邮件形式发送至海关邮箱（CUSTOMRW@163.COM）。

十二、进口葡萄酒如何规范申报？

根据海关总署【2010】17号公告及海关规范申报目录葡萄酒规范申报10项申报要素要求，企业在对进口葡萄酒报关单填报时，应按如下要求格式填报：

（一）商品名称栏：栏目填报品名、品牌（中、外文），如“都夏美隆庄园干红葡萄酒 CHATEAU DUHART-MILON”。（填报要求酒名及牌子中外文必须完整正确，若填报长度不够可简写如“CHATEAU”可简写为“CH”）

（二）规格型号：包装规格、产区（中外文酒标标示具体产区）、等级（简写如无等级填“无等级”）、年份、酒庄名（中外文可简写）。如“瓶装750ML*

6、波亚克产区（PAUILLAC）Quatrimes Crus AOC级、2005年、都夏美隆庄园CH.DUHART-MILON”

（三）备注栏：

备案号、葡萄品种（中外文）、酒精度、酿造方法、其他在“商品名称”和“型号”栏因字符限制无法申报的要素，若无法填齐10项申报要素，请注明详见随附清单，用随附清单补充申报。

对不按以上要求填报的报关单海关将作退单处理并扣分。

十三、进口葡萄酒申报的第二法定数量如何填报？

根据中华人民共和国海关进出口货物报关单填制规范（2008年第52号公告）的要求，零售包装的酒类，应按液体部分的重量填报。

十四、报关单表头净重栏如何填报？

填报货物净重（包括酒液和瓶重）。

十五、若有其他疑问，如何咨询？

请拨打审单处审单一科以下电话：82130139、82130129、82130834、82130846。

十六、2011年7月11日起实施。